Lego în Stars War cu Brick Toy Enlighten şi Cogo Blocks

Danezii de la Lego se bat cu chinezii de la Enlighten pe piaţa europeană a jocurilor cu figurine colorate din plastic de asamblat pentru copii.

Chinezii nu au trimis doar coronaviruşi spre Europa. Ei trimit de mulţi ani şi alte figuri miniaturale, cu care au reuşit să se impună în ţara noastră în faţa nordicilor. Până acum au obţinut câştig de cauză în instanţele româneşti.

Danezii de la Lego Juris au cerut în vara anului 2016, blocarea unor transporturi de jocuri de tip figurine de asamblat, sosite în Portul Constanţa, prin distribuitorul Brick Toy SRL. Reprezentanţii celebrului grup internaţional european au cerut, în repetate rânduri, în virtutea drepturilor de autor, distrugerea pieselor concurente de provenienţă asiatică, chineze sau indiene.

Cei de la Lego au susţinut că minifigurinele conținute în jocurile Brick Toy identificate prin denumirile Stars Wars, Cogo Army, Legendary Pirates, Cogo Girls, Princes Cindy şi Ninja, sunt cvasisimilare cu mărcile tridimensionale Lego.

Reclamanţii au arătat că marfa lor este protejată de instanţele europene de protecţie a drepturilor de autor de peste 15 ani, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (OUEPI) şi de instanţele mondiale de peste un deceniu Organizația Mondiala de Proprietate Intelectuala (OMPI). În România marca Lego ar fi trebuit să se bucure de protecţie din anul 2007. Degeaba.

Deşi au arătat că potrivit unui studiu, marca Logo este a 5-a pe plan mondial, după ROLEX, Daimler, Google şi BMW Group, magistraţii nu s-au arătat deloc impresionaţi şi au respins solicitarea în mai multe rânduri. Procesul încă nu este finalizat.

Tribunalul a constatat că mini figurinele din seturile importate de către pârâtă au un aspect distinct, prezentând diverse elemente (capete de mort, schelete, colți de vampiri, reprezentarea unor costume de pirați, sau căști, uniforme, cizme, peruci, rochii, care înlătură similitudinea.

Deliberând asupra apelului civil de față constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București Secția a V-a Civilă sub nr. xxxxx/09.08.2016, reclamantele L___ J____ A/S. și L___ A/S au solicitat în contradictori u cu B____ T__ SRL să se constate că toate seturile de jocuri (xxxxx seturi și respectiv xxxxx seturi) care au fost reținute de Biroul Vamal C________ Sud în data de 12.07.2016 în baza cererii de intervenție formulata de L___ J____ având nr. DK xxxxxxxxx/13 06 2016, conform Adeverinței de reținere nr. xxxxxxx/12.07.2016, încalcă următoarele drepturi de proprietate intelectuală deținute de reclamante:

marca europeană tridimensionala nr. xxxxxxxxx deținută de L___ J____ (a se vedea extrasul mărcii în Anexa 1);

marca europeană tridimensională nr. xxxxxxxxx deținută de L___ J____ (a se vedea extrasul mărcii în Anexa 2);

marca europeană tridimensională nr. xxxxxxxxx deținută de L___ J____ (a se vedea extrasul mărcii în Anexa 3);

marca europeană combinată L___- nr. xxxxxxxxx deținută de L___ J____ (a se vedea extrasul mărcii în Anexa 4);

marca europeană combinată L___ nr. xxxxxxxxx deținută de L___ J____ (a se vedea extrasul mărcii în Anexa 5);

marca europeană combinată NINJAGO nr. xxxxxxxxx deținută de L___ J____ (a se vedea extrasul mărcii în Anexa 6);

desenul internațional nr. DM xxxxxx ce desemnează Uniunea Europeana deținut de L___ (a se vedea extrasul desenului in Anexa 7);

dreptul de autor deținut de L___ asupra desenului DM xxxxxx;

să se dispună distrugerea imediată a tuturor seturilor de Jocuri ce fac obiectul reținerii dispuse de Biroul Vamal C________ Sud conform adeverinței de reținere nr. xxxxxxx/12.07.2016, deoarece acestea încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale reclamantelor menționate anterior, pe cheltuiala exclusivă a pârâtei B____ T__

să se dispună obligarea paratei Direcția G_______ a Vămilor – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice G_____, să rețină întreaga cantitate de seturi de jocuri menționate anterior care fac în prezent obiectul adeverinței de reținere nr. xxxxxxx/12.07.2016, până la executarea efectivă a măsurii distrugerii;

să se dispună obligarea pârâtei B____ T__ să înceteze imediat activitățile de import, export, stocare, distribuire, vânzare sau orice alte activități de comercializare jocurilor și jucăriilor sub semne identice sau similare cu mărcile europene xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx și/sau xxxxxxxxx.

să se dispună interzicerea folosirii de către pârâta B____ T__ SR L, a oricărui semn care este identic sau similar mărcilor europene xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx și xxxxxxxxx, pentru jocuri si jucării precum și pentru servicii de comercializare, distribuție și publicitate privind jocuri si jucăriile, în special să dispuneți interzicerea folosirii următoarelor semne care se găsesc im¬primate pe pachetele seturilor de jocuri reținute:

să interzică pârâtei B____ T__ SRL, reproducerea, fabricarea, comercializarea ori oferirea spre vânzare, punerea pe piață, importul, exportul sau folosirea oricărui produs în care desenul DM xxxxxx este încorporat ori la care acesta se aplică, inclusiv stocarea unui astfel de produs în aceste scopuri;

să dispună obligarea pârâtei B____ T__ SRL la plata tuturor cheltuielilor de judecată ocazionate cu acest litigiu, inclusiv a cheltuielilor ocazionate cu depozitarea și manipularea seturilor de jocuri reținute de Biroul Vamal Constanta Sud, plată ce se va efectua exclusiv către pârâta L___ J____

În motivarea cererii, reclamantele au arătat următoarele:

Reclamantele L___ J____ și L___ aparțin celebrului grup L___, producătorul jucăriilor L___ care sunt notorii în întreaga lume.

În anul 2016, reclamanta L___ J____ A/S a formulat în baza Regulamentului European 608/2013 pr ivind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale (Regulamentul 608/2013), o cerere de intervenție vamală nr. DK xxxxxxxxx/13.06.2016.

În baza acestei cereri, în data de 12.07.2016, Biroul Vamal C________ Sud a reținut un număr total de xxxxx seturi de jocuri tip L___ (xxxxx buc și xxxxx buc. ce aveau inscripționate semnul STARS WARS) având ca destinatar pârâta B____ T__ SRL (a se vedea fotografiile acestor produse în Anexa 8).

L___ J____ în termenul legal, a notificat Direcția Regională G_____ asupra faptului că seturile de jocuri reținute încalcă drepturile de proprietate intelectuală deținute și a solicitat totodată distrugerea acestora.

În data de 26.06.2016, în temeiul art. 10 (2) (5) și art. 11 din Legea 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire (Legea 344/2005) precum și în temeiul art. 26 din Regulamentul 608/2013, B____ T__ a formulat opoziție împotriva măsurii reținerii dispuse de biroul vamal (a se vedea aceasta opoziție în Anexa 9).

Având în vedere că produsele reținute încalcă drepturile de proprietate intelectuală deținute atât de L___ J____ cât și de L___ iar o eventuala eliberare a acestor mărfuri poate duce la consecințe destul de grave pentru publicul consumator (deoarece mărfurile sunt fabricate în C____, nu avem un control real privind faptul că acestea îndeplinesc standardele de calitate si siguranță impuse de legislația europeana), reclamantele au formulat prezenta acțiune.

L___ J____ este printre altele titulara următoarelor mărci europene înregistrate la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (OUEPI): nr. xxxxxxxxx depusă în data de 01.04.1996 printre altele pentru jocuri și jucării, produse aflate în clasa 28 conform clasificării Nisa. Această marcă se bucură de protecție în România începând cu data de 01.01.2007 (data de la care România a devenit membră a Uniunii Europene) (a se vedea Anexa 1); nr. xxxxxxxxx depusă în data de 01.04.1996 printre altele pentru jocuri și jucării, produse aflate în clasa 28 conform clasificării Nisa. Această marcă se bucură de protecție în România începând cu data de 01.01.2007 (data de la care România a devenit membră a Uniunii Europene) (a se vedea Anexa 2); nr. xxxxxxxxx depusă în data de 19.04.2011 și înregistrată în data de 31.08.2011 printre altele pentru servicii de comerț cu amănuntul cu jucării, jocuri și jucării, servicii clasificate in clasa 35 conform clasificării de la Nisa (a se vedea Anexa 3).

Notă: mărcile europene xxxxxxxxx, xxxxxxxxx și xxxxxxxxx (denumite în continuare “Mărcile Tridimensionale L___”); nr. xxxxxxxxx depusă în data de 01.04.1996 și înregistrata în data de 09.11.1998 printre altele pentru jocuri si jucării, articole de gimnastica și sportive (incluse în clasa 28), decorațiuni pentru pomul de C______, produse aflate în clasa 28 conform clasificării de la Nisa. Această marcă se bucură de protecție în România începând cu data de 01.01.2007 (data de la care România a devenit membră a Uniunii Europene) (a se vedea Anexa 4); nr. xxxxxxxxx depusă în data de 28.08.2002 și înregistrată în data de 07.01.2004 printre altele pentru jocuri si jucării, articole de gimnastica și sportive (induse în clasa 28), decorațiuni pentru pomul de C______, produse aflate în clasa 28 conform clasificării de la Nisa. Această marcă se bucură de protecție în România începând cu data de 01.01.2007 (data de la care România a devenit membră a Uniunii Europene) (a se vedea Anexa 5).

Pe de altă parte, reclamanta L___ A/S deține printre altele desenul DM xxxxxx depus pe cale internaționala la Organizația Mondiala de Proprietate Intelectuala (OMPI) constituit din forma unei minifigurine de jucărie reprezentată în mai multe vederi ca de exemplu: (a se vedea Anexa 7). Acest desen a fost depus la OMPI în data de 30.06.2011 iar decizia de acordare a protecției la nivelul Uniunii Europene, a fost publicată în buletinul nr. 9/2011.

În ceea ce privește încălcarea drepturilor conferite de Mărcile Tridimensionale L___:

Similaritatea dintre Mărcile Tridimensionale L___ și minifigurinele conținute de seturile de jocuri reținute.

Seturile de jocuri reținute conțin printre altele minifigurine reprezentând diverse personaje masculine și feminine, luptători NINJA, pirați și prințese, iar imaginea acestor minifigurine apare imprimată pe ambalajele respectivelor seturi.

Comparația dintre Mărcile Tridimensionale L___ si minifigurinele ce se găsesc în seturile de jocuri reținute, este reflectată în tabelul anexat.

Din tabel se observă că minifigurinele conținute în jocurile B____ T__ identificate prin denumirile Stars Wars, Cogo Army, Legendary Pirates, Cogo Girls, Prxnces Cindy Si Ninja, sunt cvasisimilare cu mărcile tridimensionale L___.

În acest sens, minifigurinele B____ T__ prezintă aceeași postură, aceleași trăsături de design cu Mărcile Tridimensionale L___.

Se poate observa de exemplu că forma cilindrică a palmelor minifigurinelor B____ T__, este identică cu cea a omuleților reprezentanți în Mărcile Tridimensionale L___.

Pe de altă parte, se observă foarte clar că minifigurinele B____ T__ prezintă aceeași formă paralelipipedică de reprezentare a trenului inferior, formă care se regăsește la omuleții reprezentați în Mărcile Tridimensionale L___.

Mai mult decât atât, forma grafică de design a capului minifigurinelor B____ T__, reprezintă copia fidela a formei capului omuleților reprezentați de mărcile Tridimensionale L___.

De fapt, toate minifigurinele care sunt conținute în pachetele de jocuri B____ T__ și care apar pe ambalajele acestor pachete, determină pentru consumatorul produselor celor din categoria jocurilor si jucăriilor, o imagine de ansamblu identică cu Mărcile Tridimensionale L___, mărci care sunt distinctive din moment ce acestea au fost acceptate la înregistrare de către OUEPI.

Identitatea/similaritatea produselor si serviciilor.

Toate minifigurinele B____ T__ reprezintă semne utilizate pentru jocuri adică pentru produse care sunt i) identice cu cele desemnate de mărcile tridimensionale xxxxxxxxx, xxxxxxxxx în clasa 28 (Jocuri și jucării) și ii) asociate (similare) serviciilor desemnate de marca tridimensională xxxxxxxxx în clasa 35 (servicii de comerț cu amănuntul cu jucării, jocuri și jucării)

Atât minifigurinele B____ T__ cât și Mărcile Tridimensionale L___, se adresează aceleiași categorii de public constituită în cea mai mare parte din copii si părinții acestora

Datorită similarității existente între Mărcile Tridimensionale L___ și minifigurinele B____ T__, faptului că acestea din urmă se folosesc pentru jocuri și jucării reprezentând pe de o parte, produse identice celor desemnate în clasa 28 de mărcile europene xxxxxxxxx și xxxxxxxxx iar pe de altă parte, produse asociate (similare) serviciilor desemnate de marca tridimensionala xxxxxxxxx în clasa 35, între minifigurinele B____ T__ și mărcile tridimensionale L___, există un risc de confuzie care include și riscul de asociere.

Mai mult, jocurile L___ constituite din elementele de construcție cu minifigurine sunt notoriu cunoscute de către publicul consumator atât în Uniunea Europeană cât și în România. Astfel, un studiu efectuat in februarie 2015 (Reputation Institute RepTrak® 100 survey) clasează grupul L___ pe a cincea poziție între companiile cu cea mai mare reputație internațională, după ROLEX, Daimler, Google și BMW Group (a se vedea Anexa 10).

Luând în considerare notorietatea jocurilor L___ care folosesc printre altele Mărcile Tridimensionale L___, gradul riscului de confuzie și asociere în rândul consumatorilor, este mult mai ridicat. Astfel, consumatorul care cunoaște deja reputația jocurilor L___, va crede că jocurile B____ T__ sunt de fapt jocuri L___.

Pentru toate aceste motive, utilizarea minifigurinelor B____ T__ care reprezintă semne cvasisimilare Mărcilor Tridimensionale L___, pentru jocuri si jucării, fără consimțământul titularului de drept L___ J____, reprezintă o încălcare flagrantă a drepturilor deținute de L___ J____ asupra Mărcilor Tridimensionale L___, astfel încât, în conformitate cu art. (9) (1) (b) din Regulamentul 207/2009 privind marca europeană (Regulamentul 207/2009), se impune interzicerea folosirii acestor minifigurine.

În ceea ce privește încălcarea dreptului deținut de L___ asupra modelului DM xxxxxx care desemnează printre altele Uniunea Europeană (a se vedea Anexa 7), produce asupra utilizatorului o impresie vizuala globala identică cu cea produsa de minifigurinele B____ T__ care compun seturile de jocuri intitulate Princes Cindy și Cogo Girls prezentate în tabelul următor:

În acest sens, minifigurinele din tabelul de mai sus sunt înglobate în reprezentările grafice ale desenului DM xxxxxx (ex. formele și modelele parului se regăsesc în vederile 6.1-15.2 din desen, forma rochiilor se regăsește în vederile 1.7, 2.7, 4.7, 19.7 din desen, formele palmelor se regăsesc în vederile 19.7, 20.7 din desen).

Având în vedere aspectele de mai sus, în conformitate cu art. 10 (1) din Regulamentul 6/2002 privind desenele sau modelele industriale comunitare (Regulamentul 6/2002), protecția conferită de modelul DM xxxxxx se întinde și asupra minifigurinelor B____ T__ menționate anterior, iar utilizarea acestor minifigurine fără consimțământul L___, reprezintă o încălcare a dreptului acestuia asupra modelului DM xxxxxx.

În ceea ce privește încălcarea dreptului de autor deținut de L___ asupra desenului DM xxxxxx, asupra căruia L___ deține și un drept de autor, drept care este recunoscut și protejat în Romania în conformitate cu art. 147 din Legea 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe dreptului de autor (Legea 8/1996), având în vedere că, atât România cât și Danemarca sunt membre la Convenția de la Berna privind Protecția Operelor Literare și Artistice (Convenția de la Berna).

Pentru aceste motive, realizarea figurinelor ce sunt conținute de jocurile COGO GIRLS și PRINCESS CINDY precum și utilizarea acestora de către B____ T__, fără consimțământul L___ reprezintă o încălcare a drepturilor patrimoniale de autor asupra desenului DM xxxxxx, drepturi reglementate de art. 13 (a), (b) și (f) din Legea 8/1996.

Pe de altă parte, realizarea și utilizarea unor figurine similare celor prezentate în desenul DM xxxxxx, fără consimțământul L___, reprezintă o încălcare a dreptului patrimonial de autor reglementat de art. 13 (i) din Legea 8/1996.

Având în vedere aspectele de mai sus, în conform itate cu art. 139 (1) din Legea 8/1996, B____ T__ trebuie să înceteze distribuirea minifigurinelor care încalcă dreptul de autor a lui L___ asupra desenului DM xxxxxx.

Similaritatea dintre Mărcile Combinate L___ și logoul care apare imprimat în special pe pachetele jocurilor B____ T__ denumite Stars Wars

După cum se poate observa din fotografiile realizate de inspectorii vamali prezentate în Anexa 8, unele seturi de jocuri B____ T__ denumite printre altele STARS WARS, au imprimate semnul QS08.

Este evident pentru oricine că acest semn, reprezintă o imitație a Mărcilor Combinate L___ (xxxxxxxxx și xxxxxxxxx). Comparația vizuală între aceste mărci și logoul QS08 folosit de B____ T__ este prezentată în tabelul următor:

Cvasi identitatea dintre mărcile combinate L___ și logoul QS08 folosit de B____ T__ este determinată de imaginea de ansamblu a semnelor.

Astfel, atât Mărcile Combinate L___ cât și logoul QS08 sunt reprezentate de imaginea unui pătrat care are aceeași culoare roșie, în centrul căruia se află elementele verbale L___ respectiv QS08, ale căror caractere componente au același font înclinat spre dreapta, aceeași culoare alba, același contur exterior de culoare neagra. Totodată, conturul exterior al elementelor verbale L___ si QS08, are aceeași formă grafică, reprezentată în culoare galbenă. Ambele elemente verbale L___ și QS08, conțin același număr de caractere și anume 4 caractere.

Având în vedere cele de mai sus, semnul QS08 și Mărcile Combinate L___ sunt percepute la nivel vizual în mod identic. în ansamblul grafic al acestor logouri, diferențele elementelor verbale L___ vs. QS08, sunt insesizabile.

Identitatea produselor cărora li se aplică Mărcile Combinate L___ și semnul QS08.

Semnul QS08 este folosit pe jocurile B____ T__, adică pe produse identice cu cele desemnate de Mărcile Combinate L___ în clasa 28, adică jocuri și jucării,

Riscul de confuzie si riscul de asociere. Având în vedere cvasiidentitatea între Mărcile Combinate L___ și semnul QS08 precum și identitatea produselor cărora li se aplică acestea – jocuri și jucării, utilizarea semnului QS08 pentru aceste produse determină pentru publicul consumator un risc de confuzie și asociere cu Mărcile Combinate L___.

Pentru toate aceste motive, utilizarea semnului QS08 de către B____ T__ pe ambalajele jocurilor, fără consimțământul L___ J____, reprezintă o încălcare a drepturilor conferite de Mărcile Combinate L___, astfel încât, în conformitate cu art. (9) (1) (b) din Regulamentul 207/2009 se impune interzicerea folosirii semnului QS08.

În ceea ce privește încălcarea drepturilor conferite de marca europeană NINJAGO xxxxxxxxx, a invocat similaritatea între marca NINJAGO xxxxxxxxx și logoul folosit de pârâta B____ T__ SRL pe ambalajele jocurilor reținute.

Conform fotografiilor realizate de inspectorii vamali prezentate în Anexa 8, unele dintre jocurile B____ T__ reținute au imprimate pe ambalaj logoul NINJA.

între LOGOUL NINJA și marca NINJAGO xxxxxxxxx deținută de L___ J____, există un grad ridicat de similaritate, o comparație vizuală a acestor semne fiind reprezentată în tabelul anexat.

Din tabel se observă foarte clar că elementul verbal NINJA din LOGOUL NINJA, este reprezentat cu aceleași tip de caractere grafice stilizate cu care este reprezentat elementul verbal NINJAGO din marca xxxxxxxxx deținută de L___ J____.

Pe de altă parte, elementul verbal NINJA, se regăsește în marca xxxxxxxxx, singura diferență dintre aceasta marcă și LOGOUL NINJA fiind grupul de litere GO plasat după acest element din structura mărcii xxxxxxxx.

Având în vedere aceste aspecte, între LOGOUL NINJA și marca xxxxxxxxx, există similaritate vizuala.

LOGOUL NINJA și marca xxxxxxxxx sunt de similare și din punct de vedere fonetic. Astfel, ambele semne au în comun aceleași silabe NIN – 3A, ultima silabă GO din marca xxxxxxxxx, nefiind în măsură să diferențieze elementele verbale NINJA respectiv NINJAGO la momentul percepției lor fonetice de către publicul consumator.

Pe de altă parte, atât marca xxxxxxxxx cât și LOGOUL NINJAGO trimit cu gândul la celebri războinici NINJA ce au existat în Japonia feudală, deci din punct de vedere conceptual, acestea sunt similare.

Identitatea produselor cărora li se aplică LOGOUL NINJA și marca xxxxxxxxx.

Conform extrasului prezentat în Anexa 6, marca xxxxxxxxx desemnează printre altele în clasa 28 jocuri și jucării deci produse identice cu cele pentru care B____ T__ utilizează LOGOUL NINJA.

În ceea ce privește riscul de confuzie si riscul de asociere, având in vedere similaritatea dintre marca xxxxxxxxx și logoul Ninja (la nivel vizual, fonetic și conceptual), precum și identitatea produselor cărora li se aplică logoul Ninja și marca xxxxxxxxx, utilizarea logoului Ninja pentru jocuri determină pentru publicul consumator un risc de confuzie care implică și riscul de asociere.

Pentru toate aceste motive, utilizarea logoului Ninja de către B____ T__ pe ambalajele jocurilor, fără consimțământul L___ J____, reprezintă o încălcare a drepturilor conferite de marca xxxxxxxxx, astfel încât, în conformitate cu art. (9) (1) (b) din Regulamentul 207/ 2009, se impune interzicerea folosirii semnului QS08 pe ambalajele B____ T__.

Aspecte care întăresc convingerea că produsele B____ T__ reținute sunt contra făcute. In plus față de aspectele relatate anterior care demonstrează fără echivoc că seturile de jocuri B____ T__ contrafac mărcile L___ J____, modelul DM xxxxxx și încalcă dreptul de autor asupra modelului deținut de L___, remarcam că pe o mare parte din pachetele B____ T__ este imprimat logoul Logoul Stars Wars) (a se vedea Anexa 8).

Acest logo apare alături de semnul care încalcă drepturile L___ J____ conferite de Mărcile Combinate L___.

Se cunoaște foarte bine faptul că elementul verbal Star Wars reprezintă titlul trilogiei de acțiune SF realizată în anii 70-80 (și continuată după anul 2000) de celebrul regizor G_____ Lucas. Pe de alta parte Star Wars ca element verbal, a fost înregistrat ca marcă la nivel european de Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC, compania fondată de regizorul G_____ Lucas. în acest sens, depune în Anexa 11 extrasul mărcii europene Star Wars- nr. xxxxxxxxx, care desemnează printre altele jocuri si jucării în clasa 28.

B____ T__ SRL, fără consimțământul titularului de drept, denotă o contrafacere evidentă, grosolană și intenționată a mărcii Star Wars – nr. xxxxxxxxx, realizată în scopul de a profita de caracterul distinctiv și de renumele mărcii Star Wars.

Același lucru se poate afirma și în cazul utilizării de către B____ T__ a semnelor discutate anterior care încalcă drepturile conferite de mărcile deținute de L___ J uris și de modelul DM xxxxxx. Astfel, utilizarea tuturor acestor semne, s-a realizat de asemenea în scopul obținerii unui profit din renumele mărcilor L___ J____ și modelului DM xxxxxx.

Se poate observa că B____ T__ SRL pe lângă contrafacerea grosolană (prin utilizarea logourilor QS08 și Ninja Blockseries) a folosit și mijloace mai subtile (ca de exemplu utilizarea logoului Cogo) care induce consumatorului impresia ca respectivele jocuri sunt jocuri L___ ( forma grafică a logoului Cogo logoului L___).

În drept, acțiunea a fost întemeiată pe prevederile art. (1) (2) (b) si 93) din Regulamentul 207/2009, pe dispozițiile Legii nr. 8/1996 în special pe prevederile art. 139 (1); pe dispozițiile Convenției de la Berna; art. 19 și 10 din Regulamentul 6/2002, Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor industriale, art. 30 și art. 31 din Legea 129/1992 privind protecția desenelor si modelelor, pe prevederile Legii nr. 344/2005, Codului Civil; Codului de Procedură Civilă.

Prin sentința civilă nr. 171/02.02.2017 Tribunalul București – Secția a V-a Civilă a respins cererea formulată de reclamantele L___ J____ A/S și L___ A/S, în contradictoriu cu pârâta Agenția Naționala de A___________ Fiscală – Direcția G_______ a Vămilor – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice G_____ ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă, a respins, ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantele L___ Iuris A/S și L___ A/S în contradictoriu cu pârâta ________________ și a obligat reclamantele la 5398,18 lei cheltuieli de judecată către pârâta ________________.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reținut că în ceea ce privește protecția mărcilor europene asupra cărora reclamantele invocă drepturi protejate sunt incidente dispozițiile art.9 alin.1 lit. b și alin. 2 din Regulamentul 207/2009, potrivit cărora „O marcă comunitară conferă titularului său un drept exclusiv. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să folosească, fără acordul său, în comerț: (b) un semn pentru care, din cauza identității sau similitudinii sale cu marca comunitară și din cauza identității sau similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de marca comunitară și de semn, există un risc de confuzie pentru public; riscul de confuzie cuprinde riscul de asociere între semn și marcă; (2) În temeiul alineatului (1) pot fi interzise, printre altele, următoarele: (a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalajul acestora; (b) oferirea produselor, introducerea lor pe piață sau deținerea lor în aceste scopuri, ori oferirea sau asigurarea de servicii sub semnul respectiv; (c) importul sau exportul de produse sub acest semn; (d) utilizarea semnului în documentele de afaceri și publicitate”.

Dispoziția cuprinsă în art.9 al.1 lit. b im pune întrunirea cumulativă a trei condiții: identitatea sau similitudinea semnului utilizat cu marca anterioară, identitatea sau similitudinea produselor sau serviciilor acoperite de marca, existența unui risc de confuzie pentru public incluzând și riscul de asociere între semn și marcă.

În ceea ce privește mărcile europene tridimensionale xxxxxxxxx, xxxxxxxxx și xxxxxxxxx, acestea constau în figurine, care pot fi considerate tip omuleți sau tip roboți, de dimensiuni reduse, al căror specific este acela că prezintă elemente de legătură care permit asamblarea împreună cu alte elemente.

Prima problema care se impune a fi soluționată este una de drept, respectiv aceea a întinderii protecției conferite reclamantelor de înregistrarea mărcilor tridimensionale, respectiv dacă aceasta acoperă orice formă de figurine de dimensiuni reduse care cuprind caracterele menționate, deci orice formă de tip omuleți sau tip roboți care pot fi asamblate împreună cu alte elemente în diversele jucării sau dacă acoperă doar forma regăsită explicit în mărcile tridimensionale.

În examinarea acestei probleme, Tribunalul a pornit de la criteriile desprinse din jurisprudența comunitară referitoare la modul de examinare al unei mărci în general și al unei mărci tridimensionale în particular.

Deși jurisprudența ce va fi analizată și referită vizează înregistrarea mărcilor, criteriile de analiză a întinderii protecției conferite de înregistrarea mărcilor sunt aceleași.

Sub un prim aspect, se impune regula conform căreia analiza mărcilor vizează ansamblul acestora și nu doar elementele particulare.

În acest sens, s-a reținut în unele spețe că în cazul mărcilor tridimensionale formate din imaginea produsului și înscrisul de pe produs dețin protecție pentru întreg produsul ca tot unitar, adică pentru forma și înscrisul de pe produs luate împreuna, și în nici un caz pentru forma în mod individual.

Sub un alt aspect, s-a impus regula conform căreia se impune respingerea înregistrării mărcilor tridimensionale compuse din forme impuse de natura produsului.

Astfel, în cauza C-30/15 P, CJUE a amintit că Regulamentul nr. 40/94 privind marca

comunitară, urmărește să împiedice ca dreptul mărcilor să confere unei întreprinderi un monopol asupra soluțiilor tehnice sau a caracteristicilor utilitare ale unui produs. Curtea a arătat că, în cadrul acestei examinări, caracteristicile esențiale ale formei în cauză trebuie apreciate în raport cu funcția tehnică a produsului pe care îl reprezintă această formă. Aceleași criterii sunt aplicabile și Regulamentului nr. 207/2009.

De asemenea în Cauza C-215/14, CJUE în interpretarea art. 3 alin. (1) lit. e) punctul (ii) din Directiva 2008/95, Curtea a stabilit că înregistrarea unui semn constituit de forma care poate fi atribuită numai rezultatului tehnic trebuie refuzată chiar dacă rezultatul tehnic poate fi obținut și prin intermediul altor forme și, în consecință, prin intermediul altor procedee de fabricare. De asemenea Curtea a stabilit că „Pentru a obține înregistrarea unei mărci care a dobândit caracter distinctiv, ca urmare a utilizării date acesteia în sensul articolului 3 alineatul (3) din Directiva 2008/95, fie ca parte a unei alte mărci înregistrate, fie în combinație cu aceasta, solicitantul înregistrării trebuie să facă dovada că mediile interesate percep produsul sau serviciul desemnat de această unică marcă, cu excluderea oricărei alte mărci care ar putea fi de asemenea prezentă, ca provenind de la o întreprindere determinată.”

În raport de aceste criterii, Tribunalul a apreciat că protecția conferită reclamantelor de înregistrarea mărcilor tridimensionale, nu acoperă orice formă de figurine de dimensiuni reduse, de tip omuleți sau tip roboți care pot fi asamblate împreună cu alte elemente în diversele jucării, ci doar forma regăsită explicit în mărcile tridimensionale și nu se întinde asupra părților componente cum ar fi brațe, sau picioare sau elemente de prindere.

Cu alte cuvinte, în baza drepturilor conferite de înregistrarea mărcilor europene tridimensionale xxxxxxxxx, xxxxxxxxx și xxxxxxxxx, reclamantele nu se pot opune folosirii în activitatea comercială a oricăror forme de figurine de dimensiuni reduse,de tip omuleți sau tip roboți care pot fi asamblate împreună cu alte elemente în jucării sau a oricărui tip de prindere ori asamblare, ci doar cu privire la acelea care sunt identice ori similare cu mărcile sale.

Cea de a doua problemă care se impune a fi soluționată este una de fapt, respectiv aceea a existenței sau inexistenței similitudinii între mărcile tridimensionale ale reclamantelor și figurinele din seturile importate de către pârâtă.

Prin urmare, nu poate fi primită afirmația reclamantelor în sensul că minifigurinele conținute în jocurile B____ T__ identificate prin denumirile Stars Wars, Cogo Ar my, Legendary Pirates, Cogo Girls, Prxnces Cindy si Ninja, sunt foarte similare cu mărcile tridimensionale menționate.

În ceea ce privește elementele indicate de reclamante, vizând forma cilindrică a palmelor, trunchiul paralelipipedic sau poziția acestora, Tribunalul le-a apreciat ca fiind de detaliu, fără o pondere semnificativă în imaginea de ansamblu (forma paralelipipedică a părții inferioare sau poziția) sau ca fiind caracteristici utilitare impuse de rolul în ansamblul jucăriilor (forma cilindrică a palmelor sau elementul de prindere din creștet).

Prin urmare, Tribunalul a apreciat neîndeplinită condiția identității sau similitudinii semnelor utilizate în produsele importate de pârâtă cu mărcile anterioare tridimensionale ale reclamantelor.

În ceea ce privește condiția identității sau similitudinii produselor sau serviciilor importate de pârâtă cu cele acoperite de marcă, Tribunalul a constatat ca fiind îndeplinită în privința claselor 28 – jocuri și jucării și 35 – servicii de comerț cu amănuntul cu jocuri și jucării conform Clasificării de la Nissa.

În legătură cu aprecierea riscului de confuzie, în jurisprudența comunitară s-au structurat de asemenea mai multe criterii și principii: „riscul de confuzie” este riscul ca publicul să creadă că bunurile și serviciile în cauză provin de la aceeași entitate sau, după caz, de la entități relaționale economic (Decizia Curții în cazul C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v. Metro – Goldwyn – Meyer Inc., paragraf 29); existența riscului de confuzie incluzând riscul de asociere trebuie apreciată global luându-se în considerare toți factorii relevanți cazului (Decizia Curții în cazul C-251/95 Sabel BV v Puma Ag, R_____ Dassler Sport, paragraf 22); analiza riscului de confuzie presupune analiza relației dintre semn/marcă-produs-public, în care o similaritate mai redusă a mărcilor poate fi compensată printr-o similaritate mai accentuată a serviciilor.

Analizând în concret, aplicabilitatea acestor principii, Tribunalul a apreciat că în cauză nu există risc de confuzie (în sensul de posibilitate sau probabilitate ca semnele aplicate pe produsele importate de pârâtă să sugereze consumatorului o altă sursă de proveniență decât cea reală) și nici risc de asociere (în sensul de posibilitate sau probabilitate ca publicul să facă o legătură între mărcile tridimensionale ale reclamantelor și produsele oferite pârâtă.

Astfel, pe lângă neîndeplinirea condiției identității sau similitudinii semnelor/mărcilor în litigiu, care va atrage inexistența unui risc de confuzie în relația tripartită semn/marcă-produs – public, Tribunalul a avut în vedere și faptul că produsele importate de pârâta B____ T__ SRL poarta in mod vizibil marca Enlighten, ceea ce exclude riscul de confuzie sau asociere cu mărcile tridimensionale ale reclamantelor.

În ceea ce privește percepția publicului, Tribunalul a reținut că produsele din clasa 28 – jocuri și jucării, deși se adresează copiilor, presupun intermedierea activă a părinților, care se informează înainte de achiziționarea acestor produse.

Prin urmare nu este vorba despre un public al unor produse obișnuite/uzuale, pe care consumatorul va încerca să le compare cu amintirile sale imperfecte despre alte produse achiziționate altă dată, cum e cazul produselor de larg consum, pentru a se aprecia că ar trebui să se facă o examinare punctuală pe fiecare element si nu o examinare de ansamblu și să se acorde prevalență elementelor de asemănare și nu deosebirilor.

Reclamantele au invocat și imperativul unei protecții sporite în cazul mărcilor notorii sau cu reputație.

Tribunalul nu a primit aceste apărări, în condițiile în care deși poate fi reținută notorietatea pentru mărcile verbale L___ (chiar dacă nu s-au făcut probe asupra acestui caracter tocmai în considerarea notorietății) nu poate fi reținut același considerent în privința mărcilor tridimensionale în analiză.

În ceea ce privește mărcile europene combinate L___ nr. xxxxxxxxx și nr. xxxxxxxxx, tribunalul a avut în vedere următoarele aspecte:

Sunt pe deplin aplicabile cerințele întrunirii cumulative a celor trei condiții impuse de în art. 9 al.1 lit. b respectiv: identitatea sau similitudinea semnului utilizat cu mărcile anterioare, identitatea sau similitudinea produselor sau serviciilor acoperite de marca, existența unui risc de confuzie pentru public incluzând și riscul de asociere între semn și marcă.

Sub aspectul identității sau similitudinii semnului utilizat cu mărcile anterioare, este pe deplin aplicabilă regula examinării globale, a ansamblului mărcilor/semnelor în conflict.

Din această perspectivă, Tribunalul a constatat că:

– mărcile reclamantelor sunt mărci figurative constând în elementul verbal L___ scris cu alb într-o formă specifică ( ca niște forme / șabloane) înconjurate de un contur galben și plasate într-un pătrat de culoare roșie;

– pe produsele importate de pârâtă se regăsesc aplicate semne care constau în elementul verbal COGO scris cu litere de tipar de culoare roșie în patru cercuri de culoare galbenă și plasate într-un element figurativ de forma unei piese de construcție de culoare roșie.

Examinând comparativ mărcile reclamantelor și semnele care conțin în elementul verbal COGO, tribunalul a reținut lipsa de similitudine din punct de vedere vizual (asemănările fiind date doar de culorile roșu și galben folosite, iar diferențele fiind date de modul de scriere – în cazul reclamantelor modul de scriere fiind unul particular spre deosebire de semnul pârâtei care este unul obișnuit cu caractere obișnuite, de diferențele de formă a elementului de fundal pe care sunt plasate elementele verbale); o similitudine redusă din punct de vedere fonetic și auditiv (asemănările fiind date de prezența fonemelor GO, diferențele semnificative fiind date de o anumită sonoritate și melodicitate pe care o are elementul L___ o are în timp ce COGO nu are aceste caractere); lipsa de similitudine din punct de vedere conceptual. Însumând criteriile de analiză, tribunalul a reținut lipsa de similitudine între mărcile reclamantelor și semnele aplicate pe produsele importate de pârâtă.

În ceea ce privește condiția identității sau similitudinii produselor sau serviciilor importate de pârâtă cu cele acoperite de marcă, tribunalul a constatat îndeplinită în privința claselor 28 – jocuri și jucării și 35 – servicii de comerț cu amănuntul cu jocuri și jucării conform Clasificării de la Nissa.

În ceea ce privește condiția existenței unui risc de confuzie pentru public incluzând și riscul de asociere între semnele utilizate pentru produsele importate de pârâtă cu mărcile anterioare ale reclamantelor, tribunalul a constatat neîndeplinită pentru considerentele deja expuse în analiza comparativă a mărcilor tridimensionale ale reclamantelor cu semnele aplicate pe produsele importate de pârâtă, care sunt valabile și aici ( mai puțin cele vizând aplicarea pe produsele importate de pârâtă a mărcii Enlighten).

În ceea ce privește imperativul unei protecții sporite în cazul mărcilor notorii sau cu reputație invocate de reclamante, tribunalul a reținut că deși mărcile combinate L___, analizate aici, se bucură de beneficiul notorietății, nu poate fi aplicat principiul unei protecții sporite în condițiile în care nu a fost reținută similitudinea mărcilor.

Protecția sporită de care se bucură mărcile notorii, impun totuși existența unei similitudini minime, care să poată afecta caracterul distinctiv al mărcilor notorii ducând la diluția acestora. Lipsa unei similitudini minime nu justifică aplicarea măsurilor reglementate de art. art.9 al.1 lit. b din Regulamentul 207/2009.

Reclamantele au invocat și semnele care conțin în elementul verbal QS08 aplicate pe produsele importate de pârâtă.

Tribunalul a constatat că într-adevăr pe produsele importate de pârâtă se regăsesc aplicate semne care constau în elementul verbal QS08 scris exact în aceeași manieră cu mărcile reclamantelor: cu alb într-o formă specifică (ca niște forme/șabloane) înconjurate de un contur galben și plasate într-un pătrat de culoare roșie.

Numai că, deși reclamantele au încercat să realizeze o comparație directă între mărcile europene combinate L___ nr. xxxxxxxxx și nr. xxxxxxxxx aparținând reclamantelor,

Tribunalul a constatat ă semnul QS08 este aplicat pe produse alături de elementul verbal dominant Star Wars cu privire la care reclamantele nu dețin drepturi protejate. În condițiile în care nu semnul QS08 este cel care se impune atenției, nu se poate considera că vizează inducerea unei sugestii vizând mărcile L___.

Examinând comparativ mărcile reclamantelor și semnele care conțin în elementul verbal QS08, tribunalul a reținut o similitudine scăzută din punct de vedere vizual (asemănările fiind date de modul de scriere și culorile folosite, iar diferența fiind dată lipsa unui caracter comprehensibil al formulei QS08 ceea ce îi păstrează un caracter abstract și nu permite formarea nici unei asocieri cognitive sau perceptive directe în mintea publicului); lipsa de similitudine din punct de vedere fonetic și auditiv (L___ are o anumită sonoritate și melodicitate în timp ce QS08 nu are aceste caractere); o similitudine ridicată din punct de vedere conceptual (semnul QS08 încercând să imite modul de reprezentare a mărcilor L___).

Însumând criteriile de analiză, tribunalul a reținut o similitudine scăzută sau cel mult medie între mărcile reclamantelor și semnele care conțin în elementul verbal QS08 aplicat pe produsele importate de pârâtă.

Având însă în vedere faptul că folosirea acestui semn se realizează împreună cu elementul verbal STAR WARS, care este element dominant prin modul de amplasare în partea de sus centrală și prin mărimea caracterelor, eventuala legătură în conștiința publicului se realizează nu cu mărcile reclamantelor ci cu semnul menționat, astfel încât tribunalul a apreciat inexistent riscul de confuzie cu mărcile reclamantelor.

Prin urmare , tribunalul a apreciat că nici în cazul semnului QS08, nu sunt întrunite cumulativ condițiile impuse de art. art.9 al.1 lit. b din Regulamentul 207/2009.

În ceea ce privește marca europeană combinată NINJAGO nr. xxxxxxxxx, reclamantele au invocat încălcarea acesteia prin utilizarea semnului „NINJA” pe produsele importate de către pârâtă.

Verificând cele trei condiții impuse de în art.9 al.1 lit. b, tribunalul a constatat:

Sub aspectul identității sau similitudinii semnului utilizat cu marca anterioară a reclamantelor, tribunalul a constatat:

– marca reclamantelor este o marcă figurativă constând în elementul verbal Ninjago scris cu negru, cu caractere mari, într-o grafie particulară.

– pe produsele importate de pârâtă se regăsesc aplicate semne care constau în elementul verbal principal NINJA și elementul verbal secundar Block Series , ambele scrise cu litere de tipar de culoare albă pe fond roșu .

Examinând comparativ marca reclamantelor și semnul menționat aplicat pe produsele importate de pârâtă, tribunalul a reținut o similitudine redusă din punct de vedere vizual, asemănarea fiind dată de modul de scriere particular al elementului Ninja inclus atât în semnul pârâtei cât și în marca reclamantei, respectiv existența unor prelungiri ale unora dintre litere, diferențele fiind date de elementul verbal secundar Block Series, de elementul de fundal pe care sunt plasate elementele verbale în cazul semnului pârâtei, o bandă roșie și o anumită particularitate a scrierii elementului verbal ca și cum după scriere ar fi fost ștearsă partea din centru.

Tribunalul a reținut de asemenea o similitudine scăzută din punct de vedere fonetic și auditiv (NINJAGO are o anumită sonoritate, în timp ce NINJA BLOCK SERIES nu are acest caracter ); o similitudine me die din punct de vedere conceptual (ambele semne exploatând puterea sugestivă a conceptului de luptători Ninja). Însumând criteriile de analiză, tribunalul a reținut o similitudine scăzută sau cel mult medie între marca reclamantelor și semnul aplicat pe produsele importate de pârâtă.

În ceea ce privește existența însăși a elementului NINJA, care este parte a mărcii reclamantelor, tribunalul a apreciat corecte apărările pârâtei în sensul că prin raportare la clasa de produse 28 – jucării este descriptiv, desemnând în concret un anumit tip de luptător (asasin) japonez, motiv pentru care acesta nu ar fi putut fi înregistrat ca marcă, ci trebuie lăsată liberă utilizarea oricărui agent economic.

Prin urmare, pe de o parte analiza între elementele verbale nu se va face după regula potrivit căreia includerea unei părți semnificative din marca înregistrată poate fi socotită o preluare a mărcii însăși, întrucât reclamantele care au înregistrat denumirea „NINJAGO”, tocmai pentru a avea un element distinctiv, astfel încât nu se pot opune folosirii elementului NINJA, chiar dacă acesta reprezintă și o parte din marca înregistrată.

În ceea ce privește condiția identității sau similitudinii produselor sau serviciilor importate de pârâtă cu cele acoperite de marcă, tr ibunalul a constatat îndeplinită în privința claselor 28 – jocuri și jucării și 35 – servicii de comerț cu amănuntul cu jocuri și jucării conform Clasificării de la Nissa.

În ceea ce privește condiția existenței unui risc de confuzie pentru public incluzând și riscul de asociere între semnele utilizate pentru produsele importate de pârâtă cu marca anterioară a reclamantelor, tribunalul a constatat neîndeplinită pentru considerentele deja expuse.

În ceea ce privește imperativul unei protecții sporite în cazul mărcilor notorii sau cu reputație invocate de reclamante, tribunalul a reținut că deși poate fi reținută notorietatea pentru mărcile verbale L___, nu poate fi reținut același considerent în privința mărcii „NINJAGO”, în analiză.

Prin urmare, nici în privința acestei mărci, nu sunt întrunite cumulativ condițiile cerute de art.9 al.1 lit. b și alin. 2 din Regulamentul 207/2009.

În ceea ce privește protecția desenului internațional DM xxxxxx/30.06.2011 asupra cărora reclamantele invocă drepturi protejate sunt incidente dispozițiile art. 30 și art.31 din Legea nr. 129/1992, potrivit cărora „Art. 30. – Pe întreaga durată de valabilitate a înregistrării desenelor sau modelelor, titularul are un drept exclusiv de a le utiliza și de a împiedica utilizarea lor de o terță parte care nu dispune de consimțământul său. Titularul are dreptul de a interzice terților să efectueze, fără consimțământul său, următoarele acte: reproducerea, fabricarea, comercializarea ori oferirea spre vânzare, punerea pe piață, importul, exportul sau folosirea unui produs în care desenul sau modelul este încorporat ori la care acesta se aplică sau stocarea unui astfel de produs în aceste scopuri. Art. 31. – (1) Întinderea protecției este determinată de reprezentările grafice ale desenelor sau modelelor înregistrate. (2) Protecția acordată unui desen sau model în baza prezentei legi se extinde la orice desen sau model care nu produce o impresie vizuală globală diferită asupra unui utilizator avizat. (3) La stabilirea sferei de protecție se ia în considerare gradul de libertate a autorului în realizarea desenului sau modelului”.

Și în privința modului de examinare a desenelor în litigiu, tribunalul a avut în vedere criteriile desprinse din lege sau din jurisprudență referitoare la modul de examinare al unei desen din perspectiva înregistrării, criteriile de analiză a întinderii protecției conferite de înregistrarea desenelor fiind aceleași.

Reclamantele au invocat încălcarea dreptului asupra modelului menționat prin faptul că minifigurinele B____ T__ care compun seturile de jocuri intitulate Princes Cindy și Cogo Girls produc asupra utilizatorului o impresie vizuala globala identică cu cea produsă de desenul protejat în favoarea reclamantelor.

Tribunalul nu a putut să rețină încălcarea pretinsă, pentru următoarele considerente:

Sub un prim aspect, are în vedere că desenele înregistrate de reclamante reprezintă doar schițe ale produselor pe care urmăresc sa le reprezinte, fără a menționa caracteristicile definitorii ale acestora – paleta de culori, elemente de diferențiere precum accesorii sau alte elemente corporale, singurele care sunt de natură a crea o anumită impresie de ansamblu.

Figurinele din seturile de produse Princes Cindy și Cogo Girls sunt particularizate prin combinații de forme și culori, producând o impresie globală diferită de desenele reclamantelor.

Sub un alt aspect, tribunalul a avut în vedere că printre desenele înregistrate se regăsesc și desene care au ca obiect schițe pentru diverse părți ale corpului – picioare, trunchi, brațe, mâini, cap, coafuri, în forme generale nediferențiate prin elemente specifice.

Or, gradul de libertate al autorului la reprezentarea elementelor trupului este unul deosebit de redus, astfel încât părțile corpului, în mod generic, nu pot forma obiect al monopolului la înregistrare, fiind incidente dispozițiile art. 6 al.5 din Legea nr. 129/1992.

De asemenea printre desenele înregistrate se regăsesc și desene care au ca obiect schițe pentru elemente de îmbinare/prindere/ asamblare.

Or, în privința acestora sunt incidente criteriile de analiză statuate în art.8 din lege care limitează protecția în privința desenelor sau modelelor determinate exclusiv de o funcție tehnică .

Un desen poate fi protejabil dacă aceeași funcție tehnică poate fi atinsă de o altă formă, diferită. Alegerea unei alte forme trebuie să fie însă posibilă, într-un număr suficient de alternative și fără a diminua eficiența modelului.

Or, față de analiza elementelor desenelor aparținând reclamantelor, tribunalul a apreciat că nu există un număr suficient de alternative care să conducă la ideea existenței unei libertăți suficiente de creație.

Concluzionând că desenele încorporate în figurinele din seturile de produse Princes Cindy și Cogo Girls produc o impresie globală diferită și că folosirea unor forme arhetipale ale părților corpului nu pot fi monopolizate, tribunalul a constatat că sunt întrunite condițiile cerute de art. 30 și art.31 din Legea nr. 129/1992.

În ceea ce privește încălcarea dreptului de autor deținut de reclamantele L___ asupra desenului DM xxxxxx, tribunalul nu a putut să o rețină.

Sub un prim aspect, se impune lămurirea aspectului dacă desenele protejate prin înregistrarea internațională DM xxxxxx/30.06.2011 ar putea fi protejat prin intermediul drepturilor de autor, pentru a putea fi incidentă dispoziția art. 139 din Legea nr. 84/1998.

Deși desenele/modelele utilizate in domeniul industrial sunt protejate in mod uzual, la nivel național, prin Legea nr. 129/1992, această lege nu limitează posibilitatea obținerii unei protecții potrivit dreptului de autor, prevăzând în art. 5 alin. 2 că „Protecția desenului sau modelului înregistrat în conformitate cu prezenta lege nu exclude și nu prejudiciază protecția prin drept de autor a acestuia”.

Pot rivit art. 7 lit. g din lege, „Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creație intelectuală în domeniul literar, artistic sau științific, oricare ar fi modalitatea de creație, modul sau forma de exprimare și independent de valoarea și destinația lor, cum sunt: g) operele de artă grafică sau plastică, cum ar fi: operele de sculptură, pictură, gravură, litografie, artă monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, plastica sticlei și a metalului, desene, design, precum și alte opere de artă aplicată produselor destinate unei utilizări practice”.

Prin urmare, nu poate fi respinsă ideea posibilității protejării unui desen industrial, prin Legea nr. 8/1996, dacă sunt îndeplinite condițiile cerute de lege, respectiv de art. 1 din Legea nr. 8/1996: să fie rezultatul unui proces de creație intelectuală , să fie original adică să încorporeze un concept propriu al autorului, fără a interesa aici noutatea absolută ori valoarea artistică intrinsecă a acesteia.

Sub aspectul aplicării acestor criterii la situația de fapt din speță, tribunalul a apreciat că nu sunt îndeplinite cerute de lege pentru ca desenul internațional DM xxxxxx/30.06.2011 să se bucure de protecție în baza Legii nr. 8/1996.

Astfel desenele înregistrate de reclamante reprezintă schițe ale produselor pe care urmăresc sa le reprezinte, forme comune de corpuri, schițe pentru diverse părți ale corpului – picioare, trunchi, brațe, mâini, cap, coafuri, în forme generale nediferențiate prin elemente specifice, schițe pentru elem ente de îmbinare/prindere/asamblare.

Acestea nu prezintă nici o originalitate a conceptului grafic, ca expresie a personalității și sensibilității autorului.

Or, un desen, ori o operă de artă aplicată produselor destinate unei utilizări practice, trebuie să fie rezultatul unor alegeri creative din partea autorului iar nu copierea unor forme sau rezultatul unor alegeri de natură tehnică, întrucât în această situație ( în care forma aleasă este doar redată sau este impusă de o necesitate de ordin tehnic sau practic) nu s-ar mai putea vorbi despre libertatea exprimării în moduri diferite și despre alegerea variantei conformă cu personalitatea autorului.

Tribunalul a concluzionat că reclamantele nu se pot bucura de protecția desenelor invocate în temeiul legii dreptului de autor, astfel încât nu sunt incidente dispozițiile art. 139 (1) din Legea 8/1996.

Față de considerentele ce preced, reținând că nu sunt întrunite condițiile impuse de dispozițiile legale pe care reclamantele și-au întemeiat acțiunea (dispozițiile art. 9 al. 1 lit. b și al. 2 din Regulamentul 207/2009, dispozițiile art. 30 și art.31 din Legea nr. 129/1992 și dispozițiile art. 139 (1) din Legea 8/1996, tribunalul a respins acțiunea ca neîntemeiată.

Împotriva sentinței civile nr . 171/2017 au declarat apel reclamantele L___ J____ A/S și L___ A/S, în motivarea căruia au susținut următoarele critici:

1. Considerentele sentinței apelate prin care instanța de fond a apreciat că mărcile europene tridimensionale L___ (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx și xxxxxxxxx) nu ar fi similare cu figurinele tridimensionale B____ T__ reținut sunt nefondate.

Argumentele instanței de fond întemeiate pe hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pronunțate în cauzele C-30/15 P si C-215/14, nu au legătura cu obiectul acțiunii în contrafacere din prezenta cauză.

Nici intimata și nici instanța de fond nu pot pune în discuție înregistrarea mărcilor tridimensionale L___ pe motiv că acestea ar fi determinate de forma produsului impusă de natura produsului sau de o altă formă care este necesară pentru obținerea unui rezultat tehnic. O asemenea abordare este admisibilă numai într-o acțiune în anulare întemeiată pe motivul absolut de nulitate prevăzut de art. 7 (l) (e) din Regulamentul mărcii europene, și nu într-o acțiune în contrafacere.

Se precizează că hotărârea CJUE pronunțată în Cauza C-30/15P despre care instanța de fond face referire în considerente, vizează o acțiune în anulare a mărcii europene tridimensionale, și nu o acțiune în contrafacere.

Pe de altă parte, celebra hotărâre „Kit Kat” pronunțată de CJUE în Cauza C-215/14 vizată de instanța de fond în considerente, se referă la interpretarea art. 3 (1) din Directiva cu privire la mărci, mai exact la motivul absolut de refuz potrivit căruia sunt refuzate sau invalidate mărcile care sunt constituite exclusiv din forma produsului impusă chiar de natura produsului, sau din forma produsului necesară obținerii unui rezultat tehnic, sau din forma care dă valoare substanțială produsului, adică exact motivele absolute de refuz prevăzute de art. 5 (1) (e) din Legea nr. 84/1998.

Astfel, instanța de fond aduce din nou în discuție în prezenta acțiune în contrafacere, prezumția de validitate mărcilor europene tridimensionale L___.

Petitul prezentei acțiuni în contrafacere vizează similaritatea și riscul de confuzie între mărcile tri-dimensionale L___ și minifigurinele B____ T__ și nu eventuale motive absolute de nulitate ale mărcilor tridimensionale L___, motive care au fost verificate în procedura de examinare din fața EUIPO, deoarece în prezenta acțiune, nu s-a solicitat pe cale reconvențională, constatarea nulității mărcilor L___. Pe de altă parte, nu exista nici o acțiune în anulare formulată împotriva mărcilor tridimensionale L___ de către un terț sau de către intimată pe cale principală, care să se fundamenteze pe motivul absolut vizat de hotărârile CJUE pronunțate în cauzele de mai sus care sunt invocate în considerente.

Apelantele au menționat că marca tridimensionala L___ xxxxxxxxx a făcut deja obiectul unei acțiuni în constatarea nulității întemeiată tocmai pe motivul absolut de nulitate prevăzut de art. 7 (1) (e) (i) (ii) din Regulamentul mărcii europene (semn alcătuit exclusiv din forma sau din altă caracteristică impusă chiar de natura produsului, sau d in forma sau din altă caracteristică a produsului care este necesară pentru obținerea unui rezultat tehnic), acțiune care a fost în cele din urma respinsă. Este vorba de cauza T-395/14 ce a fost soluționată în mod definitiv de CJUE2, care prin hotărârea pronunțată a statuat că marca tridimensionala L___ xxxxxxxxx nu este alcătuită în mod exclusiv dintr-o formă funcțională, impusă de natura produsului (a se vedea decizia T-395/14 din Anexa 4).

Apelantele apreciază considerentele instanței de fond ce se bazează pe cauzele C-30/15 P si C-215/14 ca fiind neîntemeiate și contrare prevederilor legale aplicabile, deoarece în cauza T-395/14, CJUE s-a pronunțat în mod definitiv reținând distinctivitatea mărcii tridimensionale L___ și faptul că aceasta marcă nu este compusă exclusiv dintr-o formă funcțională impusă de natura produsului.

Instanța de fond a apreciat că potrivit criteriilor desprinse din cauzele C-30/15 P si C-215/14 (care sunt inaplicabile prezentei spețe), protecția conferită apelantelor de înregistrarea mărcilor tridimensionale L___, “nu acoperă orice forma de minifigurine”, ci doar forma regăsită explicit în aceste mărci tridimensionale și nu se întinde asupra părților componente cum ar fi brațe, picioare sau elemente de prindere”.

Apelantele consideră că legătura dintre aspectele care vizează nulitatea absolută a mărcilor L___ (nulitate ce a fost infirmată definitiv de CJUE în cauza T-395/14) și aspectele care vizează întinderea protecției acestor mărci, valabil înregistrate nu există. Acțiunea în contrafacere în cadrul căreia se evaluează întinderea protecției mărcii față de semnul contestat are o natură juridică distinctă, un temei de drept distinct față de acțiunea în anulare întemeiată pe motivul absolut al faptului că marca înregistrată este alcătuită din forma produsului sau dintr-o altă caracteristică impusă de natura produsului.

Protecția mărcilor tridimensionale L___ este prezumată, nefiind contestată în prezenta acțiune și nici pe cale principală, iar CJUE a opinat definitiv că marca tridimensionala L___ nu este impusă de o formă funcțională.

Raportat la petitul acțiunii, apelantele au contestat foarte clar similaritatea reală, concretă, existentă între mărcile tridimensionale L___ și minifigurinele B____ T__ și nu a invocat vreo protecție absolută, în abstract. Datorită protecției de care se bucură mărcile tridimensionale L___, apelanta L___ J____ este îndreptățită să se opună folosirii oricărui semn care este identic sau similar cu aceste mărci și care este utilizat pentru produse identice sau similare celor desemnate de mărcile L___.

În pag. 18 din sentința civilă, instanța de fond a apreciat că minifigurinele importate de intimata au un aspect distinct, prezentând diverse elemente cum ar fi căști uniforme, peruci rochii care înlătură similitudinea. Potrivit parag. 121 din hotărârea CJUE pronunțata în cauza T-148/08 Beifa Group (a se vedea Anexa 5), specificitatea mărcilor tridimensionale L___ constă în modul cum acestea sunt percepute de public, deoarece în cazul mărcilor tridimensionale, publicul le percepe ca pe un obiect tangibil, pe care-l poate examina în mai multe unghiuri, si nu ca pe o imagine.

Apelantele au arătat că s-a constatat că forma produsului înregistrată ca marca tridimensionala de către apelanta L___ J____ și forma produselor minifigurinelor B____ T__, produc o impresie globală de o similitudine ridicată. Această similaritate a fost constatată în mod definitiv și irevocabil de către Curtea de Apel București prin decizia civilă nr. 448A/17.05.2017. Faptul că destinatarii acestor produse (copii), pot asambla (adăuga) atât minifigurinei L___ cât și minifigurinelor B____ T__, pălării/caschete de diverse forme si culori, arme, cizme peruci, rochii, nu este suficient pentru a înlătura gradul ridicat de similitudine între semnele în conflict.

Apelantele apreciază că susținerile instanței de fond potrivit cărora nu exista identitate/similaritate între mărcile tridimensionale L___ și minifigurinele B____ T__ sunt nefondate, contrare jurisprudenței europene și reținerilor Curții de Apel București din deciziile civile nr. 448A/17.05.2017 și nr. 956A/2017. Aceste susțineri se bazează totodată pe motive de drept care nu au legătură cu cadrul legal din prezenta pricină (adică pe concluziile referitoare la cauzele C-30/15 P si C-215/14).

2. Considerentele sentinței prin care instanța de fond a apreciat utilizarea semnului ENLIGHTEN de către intimată.

În pag. 18 (ultimul paragraf) din sentință, instanța de fond a apreciat că semnul ENLIGHTEN marcat pe ambalajele intimatei, ar contribui la excluderea riscului de confuzie și asociere între mărcile tridimensionale L___ si minifigurinele B____ T__.

Prezenta acțiune în contrafacere vizează exclusiv încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală deținute de apelante care au fost menționate în cererea de chemare în judecată.

Utilizarea semnului ENLIGHTEN de către intimată nu face obiectul vreunei critici din prezenta cerere pentru a fi reținute argumentele potrivit cărora acest semn ar determina lipsa riscului de confuzie dintre mărcile tridimensionale L___ și minifigurinele B____ T__.

O asemene abordare a instanței de fond, este contrară legislației în materie prin care se conferă protecție drepturilor de proprietate intelectuală.

Apelantele au susținut că intimata este liberă sa folosească marca ENLIGHTEN pe produse din clasa 28, atât timp cât produsele însele nu încalcă drepturi de proprietate intelectuală ale terților.

În opinia apelantelor, potrivit justificării instanței de fond, ar însemna că oricine care are o marcă combinată înregistrată pentru produse dintr-o anumita clasă, ar putea “paraliza” la propriu o acțiune în contrafacere promovată de un terț prin care acesta reclamă încălcarea unei mărci tridimensionale care reprezintă forma produselor respective sau încălcarea drepturilor conferite de un model înregistrat care este înglobat în forma produselor.

Raportat la speța de față, riscul de confuzie și asociere se apreciază între semnele în conflict adică între mărcile tridimensionale L___ și minifigurinele B____ T__, respectiv între modelul DM xxxxxx și minifigurinele B____ T__, în limitele impuse de capetele de cerere din cererea de chemare în judecată. Aprecierea riscului de confuzie este în această situație independentă de utilizarea sau neutilizarea etichetei ENLIGHTEN protejată prin marcă, deoarece însăși forma produselor care au aplicate acest semn, încalcă mărcile tridimensionale L___ si modelul DM xxxxxx.

Mai mult, chiar Tribunalul București a reținut prin sentința civila 536/2016 menționată la Secțiunea l faptul că produsele pârâtei preiau elementele esențiale ale cutiilor originale folosite de reclamantă, aplicarea mărcii înregistrate ENLIGHTEN și diferențele de detaliu invocate de pârâtă nefiind suficiente pentru a elimina similaritatea de ansamblu și nu înlătură potențialul risc de confuzie care include riscul de asociere cu un produs original L___.

3. Considerentele sentinței civile prin care instanța de fond a făcut aprecieri cu privire la percepția publicului.

Potrivit paragrafului 1 din pag. 19 a sentinței civile, instanța de fond a apreciat că publicul consumator ar fi de fapt părinții care intermediază achiziția jucăriilor pentru copii acestora, astfel încât, pentru acest public, jucăriile L___ și B____ T__ “nu ar reprezenta produse uzuale ce ar determina consumatorul sa le compare cu amintirile sale imperfecte despre alte produse achiziționate anterior, cum ar fi produsele de larg consum, pentru a se aprecia că ar trebui să se facă o examinare punctuală pe fiecare element și nu o examinare de ansamblu și să se acorde prevalentă elementelor de asemănare și nu deosebirilor”.

Se precizează că jucăriile reprezintă un produs “special” din perspectiva îndeplinirii anumitor cerințe care au în vedere standarde de securitate și de utilizare în raport cu vârsta copiilor.

Totuși, raportat la decizia consumatorului de a achiziționa un produs sub o anumită marcă sau alta, aceste produse, capătă caracter „uzual” deoarece jocurile și jucăriile se adresează unui public larg (părinți și copii deopotrivă), indiferent de pregătirea acestui public.

Jucăriile nu reprezintă un produs special care se adresează unei categorii restrânse cu o anumită pregătire (ca de exemplu produsele chimice, sau medicamentele din clasa 5, etc.) deoarece, standardele de siguranță și utilizare a jucăriilor pe criterii de vârstă, sunt aplicabile tuturor categoriilor de jucării, indiferent de marca sub care acestea se comercializează, astfel încât, aceste standarde nu influențează decizia consumatorului privind achiziționarea unui produs în detrimentul altuia.

Având în vedere aceste aspecte, criteriul important în cristalizarea deciziei de achiziționare a produselor din clasa 28, este dat de alegerea mărcii, după ce consumatorul s-a informat că se respectă standardele de securitate care sunt comune oricărui tip de jucării de construcție cu cărămizi și care se aplică oricărui producător, iar cum intimata folosește mărci similare mărcilor L___, publicul consumator, indiferent dacă acesta este constituit din părinți, este indus în eroare.

4. Considerentele sentinței civile prin care instanța de fond a făcut aprecieri cu privire la lipsa de similaritate între semnele L___ și QS08.

Instanța de fond a apreciat că nu poate reține reputația mărcilor tridimensionale L___, deși poate fi reținută notorietatea pentru mărcile verbale L___. Prin aceste considerente, rezultă fără echivoc faptul ca instanța de fond a acceptat că semnul verbal “L___” se bucură de notorietate, iar potrivit art. 6 bis al Convenției de la Paris, mărcile notorii beneficiază de protecția în România conform art. 6 (1) (b) cu raportare la art. 6 (2) (f) din Legea 84/1998.

Caracterul notoriu al semnului verbal “L___” reținut de instanță, conferă reputație mărcilor combinate înregistrate xxxxxxxxx și xxxxxxxxx (Mărcile Combinate L___).

Pe de altă parte, din analiza mărcilor combinate Legi și a semnului QS08 reiese o similaritate vizuală evidentă.

Însăși instanța de fond a considerat că elementul “QS08” este scris în aceeași manieră cu Mărcile Combinate Legă “cu alb într-o formă specifică (ca niște forme șabloane) înconjurate de un contur galben și plasate într-un pătrat de culoare roșie” .

Mai mult, instanța de fond a apreciat că semnele L___ si QS08 prezintă o similitudine conceptuală ridicată, “semnul QS08 încercând sa imite modul de reprezentare a mărcilor L___”.

Cu toate acestea, instanța de fond a concluzionat că între Mărcile Combinate L___ și semnul QS08 exista o similitudine vizuală scăzută datorită faptului că diferența este dată de “lipsa unui caracter comprehensibil al formulei QS08 ceea ce-i păstrează un caracter abstract și nu permite formarea niciunei asocieri cognitive sau perceptive directe în mintea publicului. Aceste rețineri ale instanței de fond sunt neîntemeiate și contrare jurisprudenței europene în materie.

Este evident pentru oricine, că elementul verbal QS08 nu prezintă un caracter “comprehensibil” care sa-i confere vreo asociere la nivel verbal cu cuvântul L___, cele două elemente verbale fiind diferite, dar percepția consumatorului nu se reduce la aspectul comparării celor doua cuvinte QS08 si L___ din punct de vedere verbal.

Potrivit jurisprudenței europene statuată în celebra cauza Sabel Puma (C-251/95), analiza similarității semnelor în conflict trebuie să vizeze impresia globală a acestora.

Este adevărat că în aprecierea riscului de confuzie și asociere impresia globală vizează aspectele de similaritate fonetică, vizuală și conceptuală a semnelor, dar în funcție de situația concretă de fapt este posibil ca numai unul dintre aceste aspecte să aibă o pondere însemnată în evaluarea riscului de confuzie.

Astfel, în Cauza C-342/97, „Lloyd Shuhfabrik Meyer”, CJUE a opinat că importanța asociată gradului de similaritate vizuală, auditivă și conceptuală între semne, este dată de categoria de produse și de modul n care sunt comercializate (para. 27 din hotărârea C-342/97).

Categoria de produse și servicii implicate poate mări importanța unuia dintre diferitele aspecte de similaritate dintre semne (vizuală, auditivă și conceptuală) din cauza modului în care sunt comandate și/sau achiziționate produsele și serviciile.

Apelantele consideră, având în vedere faptul că produsele apelantelor și produsele intimatei ce au fost reținute, sunt jocuri de construcție a căror achiziționare se face în mod normal în urma unei examinări vizuale (la raft, pe internet), că aspectele privind similaritățile auditive au mai puțină importanță.

Pentru aceste motive, impresia vizuală și conceptuală cvasi-identică pe care semnele L___ și QS08 o generează publicului este factorul principal care determină o similaritate accentuată a acestora.

Apelantele consideră că, chiar dacă s-ar reține prin absurd concluziile instanței de fond potrivit cărora gradul de similaritate între aceste semne ar fi mai scăzut spre mediu, potrivit opiniei CJUE statuată în hotărârea pronunțată în Cauza C-39/97 Canon, acest grad scăzut-mediu al similarității semnelor este compensat de identitatea produselor din clasa 28 cărora li se aplică semnele (para. 17 din hotărârea Canon).

Revenind la ipoteza concretă a situației de fapt, reputația Mărcilor Combinate L___ determină un grad de similaritate între cele două semne destul de ridicat.

Referitor la aprecierile instanței de fond cu privire la utilizarea semnului STAR WARS, consideră aceste aprecieri total nefondate și în contradicție cu prevederile legale aplicabile.

Instanța de fond a reținut că nu s-ar putea face o comparație directa între Mărcile Combinate L___ și semnul QS08 pe motiv ca acest semn ar fi “aplicat pe produse alături de elementul verbal dominant Star Wars cu privire la care reclamantele nu dețin drepturi protejate”.

Se precizează că Star Wars este marca europeană nr. xxxxxxxxx, înregistrată printre altele și pentru produsele din clasa 28, marcă de renume care este deținută de celebra companie Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC din Statele Unite ale Americii, cunoscută pentru realizarea celebrelor filme SF “Star Wars”.

Apelanta L___ J____ nu este titulara mărcii Star Wars, dar nici intimata B____ T__ nu deține drepturi asupra acestei mărci.

Mai mult, contrar afirmațiilor instanței de fond, apelanta L___ J____, chiar deține o licență de folosire a mărcii Star Wars si a drepturilor de autor Star Wars, licență acordată de însuși de titularul mărcii Lucasfilm conform Anexei 7.

Având în vedere aceste motive, aprecierea similarității semnelor L___ și QS08 nu poate să se realizeze prin raportare la semnul Star Wars, din moment ce intimata B____ T__ nu are niciun drept asupra acestui semn și cu atât mai mult cu cât, apelanta L___ J____ deține un drept de folosință asupra semnului Star Wars conform licenței.

În opinia apelantelor, este absurd că folosirea semnului Star Wars de către B____ T__ are un caracter legal și influență în aprecierea lipsei similarității semnelor în conflict, din moment ce B____ T__ nu deține drepturi asupra acestui semn, dimpotrivă acest semn fiind licențiat apelantei L___ J____.

Riscul de confuzie si asociere într-o acțiune în contrafacere, se apreciază între mărcile si semnele invocate în petitul cererii de chemare în judecată, astfel încât, instanța este chemată să aprecieze acest risc în limitele criticilor reclamantului și în limitele apărării pârâtului. Justificarea instanței de fond potrivit căreia utilizarea semnului “Star Wars” de către intimată ar fi în măsura să elimine acest risc, deoarece este element dominant, în condițiile în care intimata nu deține drepturi asupra acestuia și în condițiile în care chiar apelanta L___ J____ este îndreptățită să utilizeze semnul, excede cadrului procesual din prezenta cerere si este contrară legii.

5. Considerentele sentinței civile prin care instanța de fond a apreciat lipsa riscului de confuzie între marca europeană Ninjago-xxxxxxxxx și utilizarea semnului Ninja.

Instanța de fond a reținut i) identitatea produselor din clasa 28 cărora li se aplică marca Ninjago (deținuta de L___ J____) și respectiv semnul Ninja al intimatei, ii) similitudine scăzută din punct de vedere vizual/fonetic și iii) o similitudine medie din punct de vedere conceptual, argumentând, printre altele i) existența diferențelor vizuale determinate de elementele Ninja Block Series din semnul intimatei, ii) faptul că Ninjago are o anumită sonoritate diferita de Ninja Block Series, și ii) faptul că Ninja este descriptiv pentru produsele din clasa 28 jucării, desemnând celebrii luptători japonezi.

Ca și în cazul semnelor L___ și QS08 menționate la secțiunea anterioară, potrivit reținerilor CJUE din cauza C-342/97, „Lloyd Shuhfabrik Meyer”, importanța asociată gradului de similaritate vizuală, auditivă și conceptuală între semne, este dată de categoria de produse și de modul în care sunt comercializate (para. 27 din hotărârea C-342/97), astfel încât, în speța de față, având în vedere că achiziționarea produselor din clasa 28 cărora li se aplica semnele se realizează în mod normal după o examinare vizuală la raft sau pe internet, aspectele privind similaritatea auditivă au mai puțină importanță în aprecierea riscului de confuzie deși, elementele dominante Ninjago și Ninja, prezintă o similaritate fonetică destul de evidentă având în vedere elementul comun Ninja al celor doua semne.

Raportându-nse la percepția publicului consumator, acesta identifică semnele prin elementele lor dominante și anume Ninjago si respectiv Ninja. Componenta Block Series este un element secundar (alcătuit din caractere mult mai mici față de cele care compun elementul Ninja astfel încât, este greu perceptibil), lipsit de distinctivitate datorită faptului ca indicația “Block Series” arată publicului că pachetele de jocuri ale intimatei conțin serii de blocuri de construcție.

Aceste semne vor fi percepute prin elementele lor dominante Ninjago Respectiv Ninja, elemente dominante care conform instanței de fond prezintă asemănare în ceea ce privește modul de scriere și asemănare conceptuală, adică factori care conduc la concluzia contrară și anume la existența similarității dintre semnele în conflict.

Chiar și dacă ar îmbrățișa prin absurd concluzia instanței de fond privind existența unei similarități scăzute sau medii, potrivit hotărârii CJUE in cauza C-39/97 Canon, acest grad scăzut-mediu al similarității semnelor este compensat de identitatea produselor din clasa 28 cărora li se aplică semnele (para. 17 din hotărârea Canon).

Referitor la aspectele instanței de fond privind lipsa distinctivității elementului Ninja în legătura cu produsele din clasa 28, caracterul Ninja nu conferă intimatei dreptul de a-l utiliza în forma grafică, a cărei impresie de ansamblu este similară mărcii europene Ninjago. Intimata, era liberă sa folosească semnul Ninja în forma verbală, dar utilizarea acestui semn în forma grafică menționată anterior denotă o conduita neloială a intimatei de a contraface marca Ninjago.

6. Considerentele sentinței civile prin care instanța de fond a apreciat lipsa încălcării modelului DM xxxxxxx (pag 20, 21 din Sentința Civilă)

Contrar aspectelor reținute de către instanța de fond, modelul DM xxxxxxx, nu reprezintă simple schițe ale produsului ci reprezintă chiar aspectul exterior al produselor, redat în trei dimensiuni (art. 2 (d) din Legea 129/1992).

Acest model este incorporat în produsele constituite din minifigurinele B____ T__ care reprezintă fetițele din jocurile Princes Cindy si Cogo Girls.

Apelantele consideră că instanța de fond a afirmat în mod neîntemeiat că gradul de libertate al autorului la reprezentarea elementelor trupului este unul redus, astfel încât părțile corpului în mod generic “nu pot forma obiect al monopolului de înregistrare fiind incidente dispozițiile art. 6 (5) din Legea 129/1992”. Contrar acestor afirmații, autorul a reprezentat în model DM xxxxxxx într-o forma distinctivă, această formă nefiind o reprezentare generică a părților corpului astfel cum afirmă instanța de fond. Intimata avea libertatea sa utilizeze minifigurine a căror forma sa difere de forma impusa de modelul DM xxxxxxx, dar nu a făcut-o.

Față de aprecierile instanței de fond potrivit cărora modelelor conținute în modelul DM xxxxxxx le-ar fi incidente prevederile art. 8 din Legea 129/1992, apreciază că instanța și-a depășit atribuțiile. Modelul DM xxxxxxx, se bucură de o prezumție de validitate, prezumție care nu poate fi pusă în discuție nici de către instanță și nici de părți, deoarece nu ne aflam într-o acțiune în anularea modelului întemeiată pe art. 8 din Legea 129/1992 (intimata nu a formulat acțiune în anularea modelului DM xxxxxxx în temeiul art. 8 din Legea 129/1992 nici pe cale reconvențională în prezenta cerere și nici pe cale principală, astfel încât nu poate fi adus în discuție acest temei de nulitate).

Având in vedere toate aceste motive, consideră că drepturile apelantei L___ A/S asupra modelului DM xxxxxxx au fost încălcate.

7. Considerentele sentinței civile prin care instanța de fond a apreciat lipsa protecției prin drept de autor a modelului DM xxxxxxx.

Potrivit instanței de fond, modelul DM xxxxxxx nu s-ar bucura de protecție pe motiv ca ar fi lipsit de originalitate, reprezentând simple schițe comune, nediferențiate prin elemente specifice.

Figurile din modelul DM xxxxxxx sunt reprezentate în forme caracteristice și se bucură de originalitate determinată de diversele elemente grafice cum ar fi racordările curbate specifice care se suprapun într-o maniera originală pentru a reda trunchiul, părțile componente ale trunchiului, care nu sunt comune. Pe de altă parte, fig. 11.1 reprezintă forma unei coafuri originale despre care nu se poate spune ca este una comună.

Având în vedere aceste aspecte, apelantele apreciază că modelului DM xxxxxxx îi sunt incidente prevederile art. 139 din Legea nr. 8/1996.

In drept, au fost invocate prevederile art. 88 (2) din Legea 84/1998; 466, 468, 476, 480 (1) (2) C__; Regulamentului Mărcii Europene (Regulamentul 207/2009 înlocuit cu actualul Regulament 2017/1001), în special pe prevederile art. 9 (1) (b) și (2), Legii 84/1998 privind mărcile si indicațiile geografice, in special pe prevederile art. 36 (1) (2) (b) si (3); Legii 8/1996 în special pe prevederile art. 139 (1), Convenției de la Berna, Regulamentului 6/2002 în special pe prevederile art. 19 și 10, Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor industriale, Legii nr. 129/1992 privind protecția desenelor si modelelor, în special pe prevederile art. 30 si 31, Legii 344/2005, Codului Civil, Codului de Procedură Civilă.

Apelantele au solicitat admiterea apelului, schimbarea în tot a sentinței apelate, în sensul admiterii cererii de chemare în judecată pentru toate capetele de cerere și anume: să se constate că toate seturile de jocuri (xxxxx seturi și respectiv xxxxx seturi) care au fost reținute de Biroul Vamal C________ Sud în data de 12.07.2016 în baza cererii de intervenție formulata de L___ J____ având nr. DK xxxxxxxxx/13 06 2016, conform Adeverinței de reținere nr. xxxxxxx/12.07.2016, încalcă următoarele drepturi de proprietate intelectuală deținute de reclamante:

marca europeană tridimensionala nr. xxxxxxxxx deținută de L___ J____

marca europeană tridimensională nr. xxxxxxxxx deținută de L___ J____

marca europeană combinată L___- nr. xxxxxxxxx deținută de L___ J____

marca europeană combinată L___ nr. xxxxxxxxx deținută de L___ J____

marca europeană combinată NINJAGO nr. xxxxxxxxx deținută de L___ J____

desenul internațional nr. DM xxxxxx ce desemnează Uniunea Europeana deținut de L___

dreptul de autor deținut de L___ asupra desenului DM xxxxxx;

să se dispună, ca pe cheltuiala exclusivă a pârâtei B____ T__, să fie distruse toate seturile de jocuri ce fac obiectul reținerii dispuse de Biroul Vamal C________ Sud conform adeverinței de reținere nr. xxxxxxx/12.07.2016, deoarece acestea încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale reclamantelor;

să se dispună interzicerea folosirii de către pârâta B____ T__ SRL, a oricărui semn care este identic sau similar mărcilor europene xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx și xxxxxxxxx, pentru jocuri si jucării precum și pentru servicii de comercializare, distribuție și publicitate privind jocuri si jucăriile, în special să dispuneți interzicerea folosirii următoarelor semne care se găsesc imprimate pe pachetele seturilor de jocuri reținute:

Apelul este nefondat, pentru următoarele considerente:

Apelantele-reclamante L___ J____ A/S și L___ A/S au dedus judecății o acțiune în contrafacere, solicitând să se constate că toate seturile de jucării (xxxxx seturi și respectiv xxxxx seturi), importate de intimata-pârâtă ________________ din C____ și care au fost reținute de Biroul Vamal C________ Sud în data de 12.07.2016 în baza cererii de intervenție formulata de L___ J____ având nr. DK xxxxxxxxx/13 06 2016, conform Adeverinței de reținere nr. xxxxxxx/12.07.2016, îi încalcă drepturile de proprietate intelectuală.

Prin sentința apelată, tribunalul a reținut calitatea reclamantelor de titular al mărcilor europene invocate prin cererea de chemare în judecată, precum și faptul că intimata-pârâtă are calitatea de importator al seturilor de jucării reținute în vamă, produsele reținute în vamă fiind reproduse în fotografiile depuse la filele 76-98 din dosarul de fond, vol. I (Anexa 8 la cererea de chemare în judecată) și filele 176-228 din dosarul de fond, vol. I (Anexa 4 la întâmpinare).

Ca temei de drept în analiza acțiunii în contrafacere, tribunalul a reținut incidența dispozițiilor art. 9 alin. 1 lit. b) și alin. 2 din Regulamentul 207/2009, aspect necontestat de părți.

În ceea ce privește condiția identității sau similarității produselor importate de pârâtă cu cele acoperite de mărcile reclamantelor, tribunalul a reținut că este îndeplinită în privința claselor Nisa 28 – jocuri și jucării și 35 – servicii de comerț cu amănuntul cu jocuri și jucării, pentru toate mărcile menționate mai sus.

Reținând că riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere, între semn și marcă presupune în același timp o identitate sau similitudine între semnele în conflict, precum și o identitate sau similitudine între produsele/serviciile pe care acestea le desemnează – având în vedere că aceste condiții sunt cumulative – tribunalul a analizat întrunirea celei de-a doua condiții (identitatea sau similitudinea semnului utilizat cu marca anterioară), în mod distinct pentru cele 3 mărci europene tridimensionale invocate de reclamante (mărcile nr. xxxxxxxxx, nr. xxxxxxxxx și nr. xxxxxxxxx), pentru cele 2 mărci europene combinate L___ (mărcile nr. xxxxxxxxx și nr. xxxxxxxxx), respectiv pentru marca europeană combinată NINJAGO nr. xxxxxxxxx), având în vedere reprezentarea grafică diferiră a acestora.

La rândul său, și instanța de apel va analiza existența riscului de confuzie în mod distinct pentru mărcile enunțate în cele ce preced, în limitele investirii sale conform motivelor de apel formulate de reclamante (art. 477 alin. 1 C.pr.civ.).

Potrivit unei jurisprudențe constante, constituie risc de confuzie riscul ca publicul să creadă că produsele sau serviciile în cauză provin de la aceeași întreprindere sau de la întreprinderi legate din punct de vedere economic.

Potrivit aceleiași jurisprudențe, riscul de confuzie trebuie apreciat în mod global, în funcție de percepția publicului relevant asupra semnelor și a produselor sau serviciilor în discuție, și ținând seama de toți factorii pertinenți ai cauzei, în special de interdependența dintre similitudinea semnelor și cea a produselor sau serviciilor desemnate (Hotărârea din 9 iulie 2003, Laboratorios RTB/OAPI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T ‑ 162/01, par. 30-33).

Curtea va analiza cu prioritate motivul 3 de apel , având în vedere că stabilirea publicului relevant care se ia în considerare în cadrul aprecierii globale a riscului de confuzie este o condiție general valabilă pentru toate mărcile în litigiu.

Prin sentința apelată, tribunalul a reținut că produsele din clasa 28 – jocuri și jucării se adresează copiilor și presupun intermedierea activă a părinților, care se informează și fac o examinare mai atentă atunci când achiziționează jucării, spre deosebire de produsele de larg consum.

Critica apelantelor este în sensul că jucăriile nu reprezintă un produs special, care se adresează unei categorii restrânse cu o anumită pregătire.

Curtea a respins această critică, constatând că tribunalul nu a reținut faptul că produsele desemnate de mărcile anterioare și de produsele importate ar fi destinate unui public specializat, ci s-a referit tot la consumatorul mediu al categoriei de produse vizate, normal informat și suficient de atent și de avizat. Faptul că părinții vor acorda o atenție mai mare la achiziționarea acestor produse nu schimbă această constatare, deoarece vizează stabilirea gradului de atenție al consumatorului mediu, iar nu stabilirea categoriei de public relevantă pentru evaluarea globală a riscului de confuzie.

În ceea ce privește nivelul de atenție al consumatorului mediu, este necesar să se țină seama de faptul că nivelul de atenție al consumatorului mediu poate varia în funcție de categoria de produse sau de servicii în cauză (Hotărârea din 13 februarie 2007, Mundipharma/OAPI – Altana Pharma (RESPICUR), T ‑ 256/04, par. 42).

Or, având în vedere categoria produselor protejate de mărcile în litigiu și a celor importate de pârâtă (jocuri și jucării) și faptul că ele sunt destinate copiilor, Curtea constată că în mod corect a stabilit tribunalul faptul că riscul de confuzie trebuie apreciat în raport cu consumatorul mediu român, cu o pregătite medie, suficient de avizat, care va manifesta o atenție mai ridicată la achiziționarea acestor produse.

În ceea ce privește primul motiv de apel:

Prin sentința de fond, tribunalul a reținut că nu este întrunită condiția identității sau similitudinii dintre semnele în conflict – respectiv cele 3 mărci europene tridimensionale invocate de reclamante (mărcile nr. xxxxxxxxx, nr. xxxxxxxxx și nr. xxxxxxxxx) și produsele importate de pârâtă, fapt care atrage inexistența riscului de confuzie (având în vedere necesitatea ca cele două condiții să se regăsească în mod cumulativ).

Pentru a reține astfel, tribunalul a dezlegat un aspect de drept (în cadrul căruia a stabilit întinderea protecției conferite reclamantelor de înregistrarea mărcilor tridimensionale) și un aspect de fapt, în cadrul căruia a făcut analiza similitudinii dintre mărcile tridimensionale ale reclamantelor și figurinele din seturile de jucării importate de pârâtă.

Prin apelul de față, apelantele apreciază că susținerile instanței de fond potrivit cărora nu exista identitate/similaritate între mărcile tridimensionale L___ și minifigurinele B____ T__ sunt nefondate, contrare jurisprudenței europene și reținerilor Curții de Apel București din deciziile civile nr. 448A/17.05.2017 și nr. 956A/2017. S-a mai susținut și faptul că aceste susțineri se bazează pe motive de drept care nu au legătură cu cadrul legal din prezenta pricină (adică pe concluziile referitoare la cauzele C-30/15 P si C-215/14).

Astfel, în ceea ce privește primul aspect dezlegat, tribunalul a reținut că protecția oferită reclamantelor de înregistrarea mărcilor tridimensionale nu acoperă orice formă de figurine de dimensiuni reduse, de tip omuleți sau de tip roboți, care pot fi asamblate împreună cu alte elemente în diverse jucării, ci doar forma regăsită explicit în mărcile tridimensionale și nu se întinde asupra părților componente, cum ar fi brațe, picioare sau elemente de prindere.

Pentru a ajunge la această concluzie, tribunalul a reținut, din analiza cauzelor C-30/15P și C-215/14, faptul că regula impusă de CJUE este în sensul că se impune respingerea la înregistrare a acelor mărci tridimensionale care sunt compuse din forme impuse de natura produsului.

Nu este întemeiată critica potrivit căreia prima instanță de fond ar fi încălcat prezumția de validitate a mărcilor europene tridimensionale, deoarece din nici un considerent al sentinței apelate nu reiese că tribunalul a pornit de la premisa nulității mărcilor – ci, dimpotrivă, considerând mărcile perfect valabile, tribunalul a stabilit întinderea protecției mărcilor astfel cum a fost conferită prin înregistrare.

Curtea constată că susținerile apelantelor, conform cărora cele două hotărâri enunțate mai sus nu au legătură cu obiectul cauzei de față, care este o acțiune în contrafacere iar nu o acțiune în anulare, sunt întemeiate, însă nu sunt în măsură să conducă la admiterea apelului întrucât dezlegarea dată de tribunal cu privire la întinderea protecției conferite apelantelor-reclamante prin înregistrarea mărcilor tridimensionale este corectă.

În acest sens, Curtea reține că întinderea protecției conferite reclamantelor prin înregistrarea mărcilor tridimensionale a făcut obiectul investirii instanței de fond, conform următoarelor susțineri ale părților:

– prin întâmpinarea formulată în primă instanță pârâta a susținut că reprezentarea mărcilor tridimensionale invocate de reclamante constă în simple schițe, fără a fi indicate detalii specifice unei mărci tridimensionale, umbre sau alte elemente care fac parte dintr-un ansamblu tridimensional; că reclamantele folosesc în activitatea comercială omuleții foarte diferiți, paleta de culori fiind extrem de diferită și mai ales accesoriile acestora, care îi transformă în elemente identificabile și unice specifice L___, care se depărtează extrem de mult de la conceptul mărcii tridimensionale – și a atașat în cadrul Anexei 5 fotocopii ale omuleților L___ astfel cum sunt utilizați de reclamante în activitatea comercială;

– prin răspunsul la întâmpinare, reclamantele au arătat că, contrar argumentelor pârâtei, mărcile tridimensionale L___ sunt utilizate de către reclamante astfel cum au fost înregistrate și că forma tridimensională distinctivă înregistrată prin aceste mărci se regăsește pe deplin în minifigurinele originale L___.

Pârâta a făcut dovada afirmației sale conform căreia reclamantele nu folosesc în activitatea comercială forma rezultată din certificatul de înregistrare al mărcilor europene tridimensionale, ci omuleții sunt foarte diferiți, paleta de culori și accesoriile acestora fiind extrem de diferite – cu fotografiile depuse la filele 229-239 din dosarul de fond vol. I.

Tranșând asupra acestui aspect în dispută, tribunalul a statuat corect în sensul că protecția oferită reclamantelor de înregistrarea mărcilor tridimensionale nu acoperă orice formă de figurine de dimensiuni reduse, de tip omuleți sau de tip roboți, care pot fi asamblate împreună cu alte elemente în diverse jucării, ci doar forma regăsită explicit în mărcile tridimensionale și nu se întinde asupra părților componente, cum ar fi brațe, picioare sau elemente de prindere.

Curtea constată că în mod corect tribunalul s-a raportat, în cadrul comparației semnelor, la forma în care mărcile tridimensionale aparținând reclamantelor a fost înregistrată, iar nu la forma în care reclamanta utilizează aceste mărci în mod concret în activitatea sa comercială.

Înlăturând argumentarea tribunalului bazată pe cele hotărârile CJUE din cauzele C-30/15P și C-215/14c și substituind-o cu prezenta motivare, Curtea arată că o asemenea statuare este corectă întrucât întinderea protecției mărcii se determină pe baza certificatului de înregistrare a mărcii, deoarece o concluzie contrară ar echivala cu ignorarea efectelor înregistrării oricărei mărci.

În cauza de față, reclamantele au pretins încălcarea dreptului la marcă conferit prin înregistrare, astfel că și instanța a stabilit încălcarea și întinderea protecției mărcii prin raportare la forma în care marca a fost înregistrată, rezultată din extrasele mărcilor europene emise de EUIPO (Anexele 1, 2 și 3 ale cererii de chemare în judecată).

Deși pârâta a pus în discuție, prin apărările formulate în cadrul întâmpinării, modul în care reclamantele folosesc efectiv mărcile în activitatea comercială, cu toate acestea, titularul mărcilor nu a înțeles să invoce, în cadrul acțiunii în contrafacere de față, modul de folosire în concret a mărcilor tridimensionale, respectiv omuleții/roboțeii L___ cu paleta de culori și cu accesoriile acestora (conform planșelor de la filele 229-239 dosar fond, vol. I). Dimpotrivă, prin răspunsul la întâmpinare, reclamantele au arătat că mărcile tridimensionale L___ sunt utilizate de reclamante astfel cum au fost înregistrate.

Consecința acestei strategii de conducere a procesului este aceea că, în determinarea întinderii protecției și a gradului de distinctivitate al mărcilor tridimensionale L___, instanța nu putea să aibă în vedere forma în care marca este folosită în concret, deoarece o asemenea apărare este doar la latitudinea titularului mărcii. Cu alte cuvinte, în cazul de față, pentru a se putea reține de către instanță un caracter distinctiv ridicat al mărcilor în discuție, dobândit prin utilizare , era necesar ca însuși titularul mărcii să invoce în beneficiul său modul de folosire a mărcii, în scopul de a se reține un caracter distinctiv mai ridicat – știind că riscul de confuzie este cu atât mai mare cu cât caracterul distinctiv al mărcii, fie intrinsec, fie prin folosință îndelungată, este mai pronunțat.

În continuare, Curtea nu decelează critici, în cadrul motivării apelului, referitoare la cel de-al doilea aspect tranșat de tribunal – respectiv la motivele de fapt pentru care tribunalul a reținut lipsa de similitudine dintre mărcile tridimensionale ale reclamantelor, astfel cum au fost înregistrate, și figurinele din seturile de jucării importate de pârâtă.

Apelantele-reclamante au mai arătat că similitudinea ridicată dintre marca tridimensională aparținând apelantei L___ J____ și minifigurinele B____ T__ a fost constatată în mod definitiv și irevocabil de către Curtea de Apel București prin decizia civilă nr. 448A/17.05.2017 și prin decizia civilă nr. 956A/2017.

Curtea a respins și această critică, întrucât cele două hotărâri menționate de apelante sunt pronunțate în cauze diferite care au dedus judecății situații de fapt diferite, produsele reținute fiind diferite, iar hotărârea instanței este rezultatul probatoriului administrat, al susținerilor și apărărilor formulate de părțile litigante în fiecare dintre cauze.

În ceea ce privește cel de-al doilea motiv de apel :

Pe lângă faptul că existența riscului de confuzie este înlăturată prin neîndeplinirea condiției identității sau similitudinii mărci/semne (datorită faptului că cele două condiții trebuie să fie îndeplinite în mod cumulativ), prima instanța de fond a menționat și un considerent suplimentar care însă nu era necesar, atât timp cât deja constatase lipsa riscului de confuzie – în sensul că riscul de confuzie este înlăturat și datorită faptului că produsele pârâtei sunt marcate cu semnul ENLIGHTEN.

Fiind un considerent suplimentar, întrucât admiterea sau respingerea acestei apărări nu schimba cu nimic concluzia lipsei riscului de confuzie, la care tribunalul a ajuns în baza considerentelor expuse în cele ce preced, Curtea a respins ca atare și acest motiv de apel.

În ceea ce privește cel de-al patrulea motiv de apel:

Prin sentința de fond, tribunalul a realizat o analiză comparativă între mărcile europene combinate L___ nr. xxxxxxxxx și nr. xxxxxxxxx aparținând apelantelor-reclamante, pe de o parte, și două semne verbale ce se regăsesc pe produsele importate de intimata-pârâtă: COGO și QS08, pe de altă parte.

În cadrul primei comparații, tribunalul a arătat argumentele pentru care a apreciat că nu există similitudine între mărcile combinate L___ nr. xxxxxxxxx și nr. xxxxxxxxx și semnul care conține elementul verbal COGO aplicat pe produsele importate de intimata-pârâtă, astfel că nu există nici riscul de confuzie.

Prin apelul de față, apelantele nu au contestat aceste constatări ale tribunalului.

În cadrul celei de-a doua comparații, tribunalul a arătat argumentele pentru care nu a putut primi solicitarea reclamantelor de a se realiza o comparație directă între cele două mărci europene combinate și elementul verbal QS08 aplicat pe produsele importate de pârâtă, precum și faptul că, chiar dacă s-ar reține o similitudine scăzută sau cel mult medie între aceste mărci și semnul QS08 privit individual, nu se poate reține riscul de confuzie datorită legăturii care se creează în mintea consumatorului cu semnul STAR WARS.

Apelantele-reclamante au combătut considerentul principal expus de tribunal, arătând că aprecierea similarității dintre semnele L___ și QS08 nu se poate realiza prin raportare la semnul STAR WARS, deoarece intimata nu are nici un drept asupra acestui din urmă semn, pe când apelanta L___ J____ deține un drept de folosință asupra acestui semn (în baza unei licențe de folosire acordată de titularul mărcii Star Wars, Lucas Film Entertainment Company). De asemenea, s-a arătat că tribunalul a depășit cadrul procesual atunci când a cuprins în analiză și semnul Star Wars.

Critica este nefondată, pentru două considerente.

În primul rând, Curtea constată că analiza făcută de tribunal este corectă, deoarece constituie aplicarea regulii conform căreia semnele se examinează ca un întreg, întrucât o marcă este percepută de consumatorul mediu ca un tot unitar. În aceste condiții, atât timp cât tribunalul a considerat că semnul unitar folosit pe produsele pârâtei este elementul QS08 împreună cu elementul verbal STAR WARS (constatare care nu a fost combătută prin motivele de apel), regula este ceea că semnele se compară fiecare ca un întreg, neputându-se compara mărcile reclamantei doar cu o parte a unui semn compus. Excepția admisă în jurisprudență, când se poate proceda la comparație doar pe baza elementelor dominante, nu este aplicabilă în cauza de față, în care tribunalul a reținut (necontestat prin motivele de apel) că elementul verbal STAR WARS este elementul dominat în cadrul semnului compus din elementul QS08 și elementul verbal STAR WARS, iar nu elementul QS08 – astfel că nu există nici un element de legătură între elementul dominant al mărcilor L___ (elementul verbal L___) și elementul dominant din semnul compus QS08 STAR WARS (STAR WARS).

Apelantele-reclamante pretind a se realiza o comparație directă între mărcile combinate L___ și doar o parte a semnului compus (respectiv doar cu elementul QS08), pe motiv că dețin un drept de folosință asupra elementului dominant din cadrul semnului compus utilizat pe produsele importate de pârâtă (STAR WARS).

Curtea nu a primit această critică, deoarece ar echivala cu o modificare a obiectului și cauzei cererii de chemare în judecată, direct în apel, ceea ce este inadmisibil (art. 478 alin. 3 C.pr.civ.). Astfel, din examinarea cererii de chemare în judecată, Curtea constată că apelantele-reclamante nu și-au întemeiat acțiunea în contrafacere și pe dreptul de folosință asupra mărcii STAR WARS, iar acordul de licență a fost depus la dosar abia în faza de apel, în sprijinul motivelor de apel ce fac obiectul analizei de față.

Curtea a constatat că nu este întemeiată nici critica potrivit căreia tribunalul trebuia să realizeze comparația doar între elementele pretinse de reclamante prin cererea de chemare în judecată, pentru a nu depăși cadrul procesual stabilit de reclamant, deoarece admiterea acestui argument ar echivala cu o golire de conținut a dreptului instanței de a stabili situația de fapt în urma aprecierii probelor. Stabilind că pe produsele importate de pârâtă este aplicat un semn complex, compus prin alăturarea elementului QS08 și a elementului STAR WARS, astfel încât comparația mărcilor combinate L___ se face cu acest semn compus, iar nu doar cu o parte a acestuia, tribunalul nu a depășit limitele investirii sale prin cererea de chemare în judecată, ci a făcut o corectă aplicare în cauză a principiului conform căruia existența riscului de confuzie trebuie să fie apreciată în mod global, ținând cont de toți factorii relevanți din speță.

Printr-o altă critică din cadrul acestui motiv de apel, apelantele-reclamante susțin că, din faptul că prima instanță de fond a reținut că „poate fi reținută notorietatea mărcilor verbale L___” se poate deduce faptul că mărcile combinate L___ xxxxxxxxx și xxxxxxxxx se bucură de reputație.

Curtea a respins și această critică, pentru următoarele argumente:

În primul rând, afirmația de mai sus a primei instanțe de fond este străină de cauza de față, în care reclamantele nu au invocat drepturi asupra mărcii verbale L___ – pentru ca instanța să poate să facă aprecieri asupra notorietății acesteia. D____ consecință, nu se poate reține reputația mărcilor combinate L___ xxxxxxxxx și xxxxxxxxx în baza unei afirmații care nu are legătură cu speța dedusă judecății.

În al doilea rând, din examinarea cererii de chemare în judecată, Curtea constată că reclamantele nu au susținut ipoteza acțiunii în contrafacerea unei mărci care se bucură de renume în Uniune, nu au susținut, în motivarea cererii de chemare în judecată, încălcarea unei mărci care se bucură de renume în Uniuni și faptul că folosirea fără motiv a unui semn identic sau similar cu marca de renume, pentru produse/serviciu care nu sunt similare, și a fortiori pentru produse/servicii similare, generează un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii sau se aduce atingere acestora – și nici nu au invocat, ca temei de drept al acțiunii, dispozițiile art. 9 alin. 2 lit. c) din Regulamentul nr. 207/2009.

În al treilea rând, chiar acceptând la nivel teoretic ideea că mărcile combinate L___ se bucură de renume (deși această afirmație nu este dovedită în cauză, probele propuse de reclamante nevizând această teză probatorie – art. 254 alin. 6 C.pr.civ.), Curtea a constatat că nu există un grad suficient de similitudine între semnele comparate din care să se poată concluziona că publicul vizat stabilește o legătură între acestea.

Astfel, deși în cazul mărcilor care se bucură de renume nu este necesar să se demonstreze existența riscului de confuzie în percepția publicului vizat, este totuși necesar să se stabilească că există o legătură între semnele în conflict.

Aprecierea globală în vederea stabilirii unei legături între semnele în conflict se întemeiază, în ceea ce privește similitudinea vizuală, fonetică sau conceptuală, pe impresia de ansamblu produsă de acestea, ținând cont, în special, de elementele lor distinctive și dominante.

În cadrul semnului folosit de intimata-pârâtă, elementul dominant este STAR WARS datorită faptului că elementele verbale ale unui semn compus au un caracter mai distinctiv decât cele figurative (consumatorul mediu va face referire la produs cu mai multă ușurință citând elementul verbal Star Wars decât descriind/citind elementul QS08), datorită faptului că publicul relevant are tendința de a reține acele elemente care îi evocă un sens (pe când formula QS08 nu are un înțeles în percepția publicului țintă) și datorită faptului că este poziționat în partea de sus centrală și este scris cu caractere mai mari decât elementul QS08.

În consecință, comparând mărcile combinate L___, în care elementul dominant este elementul verbal L___, cu semnul folosit de intimata-pârâtă, în care elementul dominant este elementul verbal STAR WARS, Curtea arată că semnele prezintă un grad scăzut de similitudine vizual, fonetic și conceptual, grad care nu este suficient pentru care publicul relevant să le poată asocia, adică să poată stabili o legătură între semne în sensul articolului 9 alin. 2 lit. c) din Regulamentul nr. 207/2009.

În ceea ce privește cel de-al cincilea motiv de apel:

Prin sentința de fond, tribunalul a reținut o similitudine scăzută sau cel mult medie între marca europeană combinată NINJAGO nr. xxxxxxxxx și semnul NINJA utilizat pe produsele importate de pârâtă, precum și faptul că elementul verbal NINJA, care este parte a mărcii reclamantelor este descriptiv pentru clasa de produse 28 – jucării, fapt care atrage o protecție mai redusă, concluzionând în sensul inexistenței riscului de confuzie incluzând și riscul de asociere.

Prin apelul de față, apelantele apreciază că nu trebuie acordată importanță gradului de similitudine fonetică, datorită categoriei de produse vizate și a modului de comercializare. Or, chiar și acceptând această susținere, nu se poate ajunge la un grad însumat mai ridicat de similitudine, în condițiile existenței unei similitudini scăzute pe plan vizual și medii pe plan conceptual.

Susținerea apelantelor referitoare la faptul că elementul Block Series are caracter secundar nu constituie o critică, întrucât acest caracter a fost deja reținut de tribunal.

În ceea ce privește slabul caracter distinctiv al elementului NINJA, critica apelantelor este în sensul că intimata este liberă să folosească semnul NINJA în formă verbală, dar nu în formă grafică deoarece această din urmă folosire denotă o conduită neloială.

Pe lângă faptul că acțiunea de față nu este una întemeiată pe concurența neloială, Curtea constată că, în realitate, apelanta este de acord cu argumentul tribunalului legat de slabul caracter distinctiv al elementului verbal NINJA.

Marca europeană combinată NINJAGO nr. xxxxxxxxx este compusă din elementul verbal NINJAGO și din elementul figurativ constând în forma grafică în care este scris acesta. Datorită caracterului descriptiv al cuvântului NINJA, parte a elementului verbal al mărcii, în mod corect a reținut tribunalul slabul caracter distinctiv al mărcii, consecința fiind ceea că beneficiază de o protecție mai mică.

În cazul mărcilor slabe, care conțin elemente descriptive pentru categoria de produse desemnate la înregistrare, și protecția este slabă. Astfel, pentru admiterea acțiunii în contrafacere întemeiată pe o marcă slab distinctivă, este necesar ca între semnele conflictuale să existe un grad mai mare de similitudine decât cel cerut în mod obișnuit – or, în speța de față nu se poate reține decât un grad de similitudine scăzut, cel mult mediu, între semnele în litigiu.

În ceea ce privește cel de-al șaselea motiv de apel:

Prin sentința de fond, tribunalul a reținut că la stabilirea sferei de protecție a desenului internațional DM xxxxxx/30.06.2011 se ia în considerare gradul de libertate al autorului în realizarea desenului, care în speță este unul deosebit de redus, precum și faptul că minifigurinele B____ T__ produc asupra utilizatorului avizat o impresie globală diferită de cea produsă de desenul aparținând reclamantelor.

Apelantele contestă gradul redus de libertate al autorului desenului reținut de tribunal, însă nu arată și argumentele pentru care ar trebui să se rețină un grad mai ridicat de libertate al autorului desenului, așa încât Curtea constată că această critică este doar formală.

Apelantele mai susțin că instanța și-a depășit atribuțiile atunci când a reținut incidența limitărilor protecției în privința desenelor determinate exclusiv de o funcție tehnică (cu referire la schițele elementelor de îmbinare), critică nefondată întrucât în evaluarea temeiniciei acțiunii în contrafacere instanța are obligația de a stabili sfera de protecție conferită prin înregistrarea desenului/modelului a cărui încălcare este pretinsă de reclamant.

În schimb, constatarea tribunalului referitoare la impresia globală diferită produsă asupra utilizatorului de minifigurinele B____ T__ care reprezintă fetițele din jocurile Princes Cindy și Cogo Girls, față de cea produsă de desenul protejat în favoarea apelantelor-reclamante – nu este contestată de apelante prin motivele de apel.

În ceea ce privește cel de-al șaptelea motiv de apel:

Prin sentința de fond, tribunalul a reținut că desenul înregistrat de reclamante DM xxxxxxx nu se bucură de protecție în condițiile cerute de Legea nr. 8/1996 deoarece este lipsit de originalitate, atât timp cât reprezintă simple schițe comune ale diverselor părți ale corpului uman și ale unor elemente de prindere, nediferențiate prin elemente specifice.

Apelantele susțin că elementele de originalitate ale figurilor din modelul DM xxxxxxx sunt racordările curbate specifice care se suprapun într-o maniera originală pentru a reda trunchiul și părțile componente ale trunchiului, precum și forma coafurii.

Curtea a respins această critică, constatând că racordările curbate ce reprezintă conturul trunchiului sau al părților componente ale trunchiului nu constituie o formă de exprimare originală a autorului desenului, modul de exprimare artistică fiind unul banal, comun, conceptul grafic al figurilor din modelul DM xxxxxxx fiind lipsit de originalitate în sensul art. 1 și art. 7 alin. 1 lit. g) din legea cu privire la dreptul de autor și drepturile conexe, fapt pentru care nu sunt incidente în cauză dispozițiile art. 139 alin. 1 din Legea nr. 8/1996.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 480 alin. 1 C.pr.civ., Curtea a respins ca apelul declarat de apelantele-reclamante L___ J____ A/S și L___ A/S.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge, ca nefondat, apelul declarat de apelantele-reclamante L___ J____ A/S și L___ A/S, cu sediul ales la Schoenherr și Asociații din București, _________________, _______________, împotriva sentinței civile nr. 171/2017 pronunțată de Tribunalul București – Secția a V-a civilă, în dosarul nr. xxxxx/3/2016, în contradictoriu cu intimata-pârâtă ________________, sediul procesual ales la SCA G____ și Asociații, din București, Piața Pache Protop______ nr.1, ____________, sector 2.

Cu drept de recurs în 30 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică, azi, 06.07.2018.

P_________ JUDECĂTOR

L____ G_______ Z_____ M_____ S______ C_______

GREFIER

C_______-A________ O____

Red. MSC

Tehnored. GC/5 ex.

Jud. fond – E________ F_______

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

MUZICA INSTANTELOR

Top Menu

Main Menu

Marele premiu de la Monaco calificări în grupa Nord(is) est

God bless Romania

Avocatul Octavian Ulici cere anularea alegerilor generale

Avocat în arest la domiciliu pentru evaziune fiscală

Recitaluri camerale în Cluj Toamna Muzicală Clujeană

Lego în Stars War cu Brick Toy Enlighten şi Cogo Blocks

Leave a reply Anulează răspunsul